Команда «А.Залесов и партнеры» под руководством Алексея Залесова добилась в кассационной инстанции отмены судебного акта, который противоречит интересам клиента, и направления возражения против выдачи патента на повторное рассмотрение.
В пользу нашего клиента - компании KRKA, d.d., Novo mesto - завершен второй сложный и долгий спор о законности выдачи патента на противодиабетическое средство.
23 октября 2023 года Президиум Суда по интеллектуальным правам принял чрезвычайно важное постановление по делу СИП-552/2022, которым признал ошибочным многолетний подход Роспатента к правилам подачи выделенных заявок, а также указал на недопустимость двойного патентования.
Действительность патента РФ № 2746132 и законность его продления оспаривали такие компании, как Акрихин, Герофарм, Северная Звезда, Канонфарма, и ряд других.
В 2021 году«А.Залесов и партнеры» от имени и по поручению клиента одними из первых подали возражение против выдачи патента РФ № 2746132. Так как заявка на выдачу патента была подана уже после выдачи патента по первоначальной заявке в 2008 году, клиент законно посчитал, что приоритет не мог быть установлен по дате подачи первоначальной заявки (2002 год), в связи с чем изобретение не соответствует критерию патентоспособности «новизна». Также выдача патента РФ № 2746132 стала двойным патентованием изобретения, в отношении которого ранее был выдан патент РФ № 2337916.
Несмотря на это Роспатент отказал в признании недействительным патента, выданного в результате «каскада» заявок с последовательным выделением одной заявки из другой, мотивируя тем, что приоритет по выделенной заявке устанавливается по дате подачи первоначальной заявки, но при этом возможность подачи выделенной заявки зависит от выдачи патента не по первоначальной, а по предшествующей заявке. То есть, по мнению патентообладателя и ведомства, у выделенной заявки может быть две первоначальных заявки.
Также ведомство посчитало правомерным регистрацию двух патентов на идентичные изобретения при условии досрочного прекращения срока действия первого из них, тем самым подтвердив допустимость такого двойного патентования.
Таким образом, возникла ситуация, при которой в Государственном реестре изобретений Российской Федерации оказались зарегистрированы два идентичных изобретения: по патенту РФ, который перешел в общественное достояние, и по патенту РФ, который на данный момент действует и срок действия которого был продлен.
Это привело к тому, что для целого ряда фармацевтических компаний, в том числе компании нашего клиента, были ограничены возможности по выпуску и введению в оборот лекарственных препаратов — дженериков с использованием фармацевтически активного ингредиента — дапаглифлозина, так как незаконная выдача и продление патента отодвинули окончание срока правовой охраны с 2023 до 2028 года.
Суд первой инстанции согласился с Роспатентом и оставил требования клиента без удовлетворения.
Однако Президиум Суда по интеллектуальным правам отменил решение суда первой инстанции, дав важное судебное толкование как понятию «первоначальная заявка», так и нормам статьи 1383 ГК РФ, направил дело на повторное рассмотрение в Роспатент с учетом выраженной в постановлении суда позиции и установленной правильной даты приоритета изобретения по патенту РФ № 2746132 – по дате подачи этой заявки в Роспатент в 2010 году.
Тем самым суд кассационной инстанции в рассматриваемом деле согласился с позицией нашего доверителя и, ссылаясь на нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, Парижской конвенции по охране промышленной собственности, Договора о патентной кооперации подтвердил, что первоначальная заявка может быть только одна, таковой является заявка, из которой произведено первичное выделение. Именно по этой заявке устанавливается дата подачи и испрашивается приоритет по выделенной заявке.
Также суд указал, что в случаях, не предусмотренных законом, изобретения, перешедшие в общественное достояние, возобновить свою правовую охрану не могут.
Компанию KRKA, d.d., Novo mesto в данном деле представляли партнеры Алексей Залесов, Мария Махлина, Ирина Озолина, а также команда юристов, в том числе Дарья Кушнаренко.
