02 октября 2023 года Президиум Суда по интеллектуальным правам принял очень важное постановление, меняющее многолетний, но ошибочный подход Роспатента к правилам подачи выделенных заявок.
Спор о правильности установления приоритета по выделенной заявке в отношении патента на дапаглифлозин (лекарственное средство для лечения диабета II типа) возник неспроста. В 2008 году в России был выдан патент на вещество дапаглифлозин по заявке с датой приоритета 2002 года. До того как был выдан патент, из заявки была подана выделенная заявка, из нее - еще одна, из нее - еще одна, всего - четыре последовательные заявки. Патент, выданный в 2008 году, продлен не был, истекал в 2023 году, и к 2021 году многие дженериковые компании уже зарегистрировали воспроизведенные лекарственные препараты и готовились к выходу на рынок после истечения срока действия первого патента. Но в результате серии выделений неожиданно для всех в 2021 году по одной из выделенных заявок был выдан еще один патент на дапаглифлозин (на то же вещество). Справедливости ради стоит отметить, что Роспатент при выдаче этого патента указал, что у заявителя уже есть один патент на то же самое, выданный в 2008 году, но предложил заявителю отказаться от этого патента (прекратить его действие), после чего, ссылаясь на статью 1383 ГК РФ, выдал патент на то же самое вещество, но в 2021 году. Тут же действие исключительного права на него было продлено - получен дополнительный патент, действующий до середины 2028 года.
Поскольку ни выделенные заявки, ни информация об их подаче не публикуется, для фармацевтического рынка продление патента, который должен был истечь в 2023 году, было полной неожиданностью. Действительность патента и/или законность продления оспаривали такие компании, как Акрихин, Герофарм, Северная Звезда, Канонфарма и ряд других компаний.
Одними из первых в 2021 году командой «А.Залесов и партнеры» от имени и по поручению компании KRKA, d.d., Novo mesto были поданы возражения против двух патентов, выданных по двум выделенным заявкам: против выдачи патента № 2643764 (на способ производства дапаглифлозина) и против выдачи патента № 2746132. Оба возражения обосновывались тем, что приоритет по выделенной заявке устанавливается по дате приоритета первоначальной заявки только в том случае, если в момент подачи выделенной заявки по первоначальной заявке не выдан патент. Обе заявки были поданы уже после выдачи патента по первоначальной заявке в 2008 году, поэтому KRKA, d.d., Novo mesto сочли, что приоритет не мог быть установлен по дате подачи первоначальной заявки (2002 год), следовательно, он должен быть установлен по дате поступления новой заявки в Роспатент и тогда оба изобретения не соответствуют критерию патентоспособности «новизна», поскольку публикация первоначальной заявки будет входить в уровень техники.
Роспатент и суд первой инстанции не согласились с таким подходом, считая, что первоначальных заявок может быть много: для каждой выделенной заявки будет «своя» первоначальная - та, из которой заявка выделена. Но Президиум Суда по интеллектуальным правам согласился с тем, что первоначальная заявка может быть только одна, и, ссылаясь и на нормы Гражданского кодекса, и на Парижскую конвенцию, отменил решение суда первой инстанции, решение Роспатента и обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение против выдачи патента РФ № 2643764 (дело № СИП-570/2022). К аналогичному выводу Президиум Суда по интеллектуальным правам пришел по второму делу, которое было рассмотрено в Президиуме 16 октября 2023 года (дело № СИП-552/2022).
Компанию KRKA, d.d., Novo mesto в данном деле представляли партнеры «А.Залесов и партнеры» Алексей Залесов, Мария Махлина, Ирина Озолина, а также команда юристов, в том числе Кушнаренко Дарья.
