Федеральным законом от 28.05.2022 № 143-ФЗ «О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации» внесен ряд изменений, уточняющих основания для отказа в регистрации товарных знаков, включающих названия географических объектов. Изменения призваны гармонизировать нормы национального законодательства со статьей 11 Женевского акта Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях.
В частности, изменения касаются пункта 7 статьи 1483, в котором установлен порядок регистрации товарного знака, тождественного или сходного до степени смешения с географическим указанием (ГУ) или наименованием места происхождения товаров (НМПТ).
На сегодняшний день запрещена регистрация такого товарного знака для любых товаров. При этом законом установлено исключение: «географический» элемент может входить в состав товарного знака как неохраняемый элемент при условии регистрации товарного знака на имя лица, имеющего право использования такого географического указания или такого наименования, строго для тех же товаров, для которых и охраняется ГУ или НМПТ. Проверка соответствия заявки указанному требованию в настоящий момент входит в компетенцию экспертизы.
Так, согласно действующей практике оценивается тождество и сходство до степени смешения заявленных обозначений с ГУ или НМПТ, при этом, в ряде случаев товарный знак признается способным ввести в заблуждение относительно места производства товара, даже если не само обозначение включает вышеназванные объекты, а в заявленном перечне содержатся товары, которые можно определить как происходящие с конкретной территории. Примером таких товаров могут быть конкретные названия алкогольных напитков, например, «бурбон», «скотч», «граппа». Если страна происхождения заявителя не соответствует месту производства такого товара (например, в случае бурбона - США; скотч - Шотландия; граппа - Сан-Марино), это будет основанием для отказа в регистрации товарного знака. Заявитель в таком случае должен доказать, что товар, заявленный в перечне, обладает особенными характеристиками товара, происходящего с данной территории, например, представив документальное подтверждение факта производства товара на соответствующей территории. Если же название такого товара также является названием охраняемого ГУ или НМПТ, то потребуется еще согласие от правообладателя.
В частности, на практике в случае наличия подобных товаров в перечне экспертиза может вынести запрос еще на этапе проверки перечня до вынесения уведомления о предварительном отказе, предоставив право заявителю скорректировать наименование товара, указав более общий по смыслу термин (родовое понятие), либо исключив спорную позицию из перечня.
С конца мая 2023 года станет возможна регистрация товарных знаков, одним из элементов которого является ГУ или НМПТ, для товаров, неоднородных товарам, для которых зарегистрированы ГУ или НМПТ при условии, что использование товарного знака в отношении указанных товаров не будет ассоциироваться у потребителей с такими географическим указанием или наименованием места происхождения товара и не будет ущемлять законные интересы их правообладателей (новый пп. 2 п. 7 ст. 1483). Данные изменения, очевидно, изменят подход к оценке экспертизой соответствия обозначений п. 7 ст. 1483: соответствие обозначения пп. 2 п. 7 ст. 1483 не будет проверяться при проведении экспертизы заявленного обозначения, но в случае такой регистрации заинтересованное лицо будет вправе подать возражение против предоставления правовой охраны такому товарному знаку. Соответственно, бремя доказывания создания ложных ассоциаций у потребителей или ущемления законных интересов обладателей ГУ и НМПТ будет лежать на лице, подавшем такое возражение.
После внесения изменений при оценке соответствия обозначений п. 7 ст. 1483 экспертиза должна будет руководствоваться критериями включения, воспроизведения и имитации ГУ и НМПТ (в нынешний редакции - тождество и сходство), а также разрешать на свое усмотрение вопрос однородности товаров, для которых заявлено на регистрацию обозначение в качестве товарного знака. Таким образом, для определения соответствия обозначения правилам п. 7 ст. 1483 на разрешение экспертизы будут поставлены вопросы: идентично ли заявленное обозначение ГУ или НМПТ? имитирует ли ли заявленное обозначение ГУ или НМПТ? включает ли заявленное обозначение ГУ или НМПТ? однородны ли товары?
Ограничения на отчуждение прав на такой товарный знак или предоставление лицензий будут касаться только товарных знаков, зарегистрированных для товаров, однородных товарам, для которых зарегистрированы географические указания и НМПТ - соответствующие изменения вносятся в статьи 1488 и 1489 ГК РФ.
Кроме того, с 29 мая 2023 года вносятся изменения в пп. 1 п. 3 ст. 1483, согласно которым будет запрещена регистрация в качестве товарных знаков обозначений, вводящих в заблуждение потребителя не только в отношении товара и его изготовителя, но и места производства этого товара. При этом соответствие заявленного обозначения данному требованию должно по-прежнему проверяться экспертом.
Данное нововведение законодательно закрепляет сложившуюся практику вынесения отказов в регистрации товарных знаков на основании введения в заблуждение относительно места производства товара. Ранее данное основание было включено в подзаконные акты и рекомендательные документы и считалось частным случаем введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя.
