Гаагская система международной регистрации промышленных образцов: новые возможности для заявителей

■ М.Г.МАХЛИНА – патентный поверенный, партнер, руководитель патентного отдела патентно­ правовой фирмы «А.Залесов и партнеры» (Москва, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.)

С недав­ним по историческим меркам при­соединением Российской Федерации к Гаагской си­стеме регист­рации промы­шленных об­разцов путем ратификации Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации про­ мышленных образцов (далее – Гаагс­кая система) в 2017 г. наша страна значительно упростила процедуру предо­ставления правовой охраны произведениям дизайна для иностранных заявите­лей на российской территории и взамен предоставила аналогичную универсаль­ную возможность зарубежной охраны творческих достижений отечественных дизайнеров. Данный шаг, нацеленный на развитие национальной системы правовой охраны, является правиль­ным, поскольку необходимо признать, что регистрация объектов дизайна в качестве промышленных образцов на территории Российской Федерации все еще недостаточно популярна, что от­четливо прослеживается по статистике Роспатента: в 2020 г. было подано 7740 заявок (динамика за 2016–2019 гг. – от 5400 до 6900 заявок в год). При этом в Роспатент в 2020 г. было подано 93 926 заявок на регистрацию товарного знака, 34 984 заявки на выдачу патента на изобретение и 9195 заявок на выдачу па­ тента на полезную модель. То есть промышленный образец как объект охраны наименее востребован в нашей стране.

Можно отметить, что в России и ранее последовательно предпринима­лись шаги по повышению привлекатель­ности охраны промышленных образцов. Среди мер усовершенствования зако­нодательства можно отметить отказ от необходимости представления в заявке списка существенных признаков (ква­зиформула) промышленного образца. При этом предоставление охраны осу­ществляется в объеме существенных признаков, нашедших отражение на его изображениях. Более того, в Роспатен­те активно обсуждается возможность введения оппозиционной процедуры рассмотрения заявок на промышлен­ные образцы, что упростит и ускорит экспертизу.

Гаагская система позволяет зареги­стрировать промышленный образец на территории более 90 стран при помощи подачи единой заявки на одном языке и уплаты единого набора пошлин. На данный момент 75 договаривающихся сторон являются членами Гаагской си­стемы, включая Республику Беларусь, в отношении которой распространение охраны возможно с 19 июля 2021 г. Гааг­ское соглашение состоит из двух неза­висимых друг от друга международных договоров: Гаагского акта от 28 ноября 1960 г. и Женевского акта от 2 июля 1999 г. Подать международную заявку имеет право лицо, связанное с участ­ником Гаагской системы гражданством, постоянным местожительством, обыч­ным местожительством (Женевский акт), реально действующим промыш­ленным или торговым предприятием. В рамках делопроизводства по меж­дународным заявкам Международное бюро ВОИС (МБ ВОИС) обрабатывает международные заявки, проводит по ним формальную экспертизу, вносит в международный реестр, выдает свиде­тельство о международной регистрации и осуществляет публикацию сведений о регистрации в бюллетене международ­ных промышленных образцов.

Заявка может включать до 100 про­мышленных образцов в пределах одно­ го класса Международной классифика­ции промышленных образцов. При этом она должна содержать изображение каждого образца и указание договари­вающихся сторон, на территории кото­рых испрашивается охрана. При пода­че заявки можно использовать англий­ский, испанский или французский язык (официальные языки Гаагской системы). При подаче через Роспатент заявители вправе использовать только английский язык, который был выбран националь­ным ведомством для ведения делопро­изводства с МБ ВОИС. Также для упро­щения ведения делопроизводства при подаче заявки через Роспатент заяви­телю предлагается приложить перевод материалов на русский язык.

При подаче международной заявки уплачиваются пошлины трех видов (в швейцарских франках):

основная пошлина (397 шв. франков за один промышленный образец + 19 шв. франков за каждый дополнитель­ный промышленный образец в заявке);

пошлина за публикацию (17 шв. франков за каждое изображение, под­лежащее публикации, и 150 шв. фран­ков за каждую страницу в дополнение к первой, если изображения представ­ лены на бумажном носителе);

стандартная или индивидуальная пошлина за каждую указанную договаривающуюся сторону.

Если заявитель не направил прось­бу о немедленной или отсроченной пу­бликации (если это возможно с учетом заявлений указанных договаривающих­ся сторон), международная регистра­ция публикуется в бюллетене между­народных промышленных образцов в течение шести месяцев с даты реги­страции (обычно это дата международ­ной подачи).

Договаривающиеся стороны могут делать определенные заявления, в ко­торых могут указать дополнительные требования, предъявляемые к заявкам, необходимые для гармонизации нацио­нального законодательства с Гаагской системой регистрации промышленных образцов.

Федеральным законом от 3 апреля 2017 г. No 55­ФЗ «О ратификации Же­невского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промыш­ленных образцов» Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов был ратифицирован со следующими заявлениями:

предписанная пошлина за указание заменяется на индивидуальные пош­лины за указание Российской Федера­ции;

не предусмотрена отсрочка публи­кации сведений о промышленном об­разце;

срок для подготовки уведомления об отказе в предоставлении охраны на территории Российской Федерации составляет 12 мес.;

промышленные образцы, являющи­еся объектом одной и той же заявки, должны отвечать требованию един­ства замысла;

действие международной регист­рации на территории Российской Фе­дерации начинается со дня направле­ния ее ведомством в МБ ВОИС уведом­ления о предоставлении охраны;

запись в международном реестре об изменении владельца международ­ной регистрации промышленного об­разца не будет иметь силы, пока со­ответствующие документы о пере­даче права не будут направлены в Роспатент;

срок действия исключительного права на промышленный образец со­ставляет пять лет и может быть не­однократно продлен на 5 лет по заяв­лению правообладателя, но в целом не более чем на 25 лет, считая со дня подачи заявки на международную ре­гистрацию;

срок, составляющий 1 мес., необ­ходимый для отправки материалов международной заявки, поданной через Роспатент, заменяется на срок, составляющий 6 мес., необходимый для проведения проверки на соблюдение требований безопасности.

Многие иностранные государства также сделали заявления при вступле­нии в Гаагскую систему. Их существен­ные моменты стоит знать российским заявителям, желающим получить охра­ну в этих странах. Например, предста­вить формулу/притязание будет необхо­димо, если указаны США или Вьетнам. Описание изображений промышленно­ го образца обязательно для Румынии. Невозможность отсрочки публикации установили Венгрия, Исландия, Мек­сика, Монако, Польша, Российская Фе­дерация, Украина, США, Вьетнам, Бе­ларусь.

Ведомства каждой указанной дого­варивающейся стороны могут отказать в предоставлении охраны на своей тер­ритории промышленному образцу толь­ко по существенным основаниям, кото­рые не отвечают требованиям нацио­нального законодательства. При этом отказ не может быть обусловлен несо­блюдением формальных требований, поскольку такие требования считаются выполненными по результатам экспер­тизы, проведенной МБ ВОИС.

При отсутствии отказа (или отзыва отказа) в установленное время охрана на территории договаривающейся сто­роны считается предоставленной в соответствии с национальным законода­тельством. Срок действия регистрации составляет 5 лет с возможностью как минимум его двукратного продления, а в странах, где возможна более дол­гая охрана, срок может быть продлен в соответствии с предусмотренным сро­ком охраны по национальному законодательству.

Владелец может отказаться от меж­дународной регистрации в отношении всех указанных договаривающихся сторон. В такой ситуации сведения не будут опубликованы. Владелец может также ограничить действие междуна­родной регистрации для всех указан­ных договаривающихся сторон в отно­шении только некоторых промышлен­ных образцов, являющихся объектом международной регистрации. В таком случае будут опубликованы сведения только о промышленных образцах, на которые не распространяется ограни­чение действия международной реги­страции.

В Роспатенте ведением делопроиз­водства по заявкам на регистрацию международных промышленных образ­цов в соответствии с Гаагским соглаше­нием занимается отдел международных регистрационных систем ФИПС. В отдел направляется любая корреспонденция, касающаяся делопроизводства по международным заявкам и регистрациям, поданным в рамках Гаагской системы, включая:

заявки на международную регист­рацию промышленных образцов;

ответы на уведомления об отказе в предоставлении правовой охраны по международным регистрациям промы­шленных образцов с указанием Россий­ской Федерации;

заверенные копии приоритетных документов.

При направлении документов необ­ходимо указывать наименование и но­мер отдела, номер международной ре­гистрации промышленного образца при его наличии.

В информационном письме Роспа­тента указано, что российский заяви­тель может подать международную за­явку как непосредственно в МБ ВОИС (прямая подача), так и через Роспатент. При этом также указывается, что рос­сийские заявители должны учитывать требование постановления Правитель­ства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. No 629 «О внесении изменений в постановление Правительства Россий­ской Федерации от 24 декабря 2007 г. No 928», в соответствии с которым по за­явкам на регистрацию промышленных образцов предусмотрено проведение проверки на наличие сведений, состав­ляющих государственную тайну. Такую проверку организует Роспатент.

В постановлении Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. No 928 (с учетом указанных выше изменений) уточняется, что проверке подлежат все заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные в Российской Федерации, поданные в Роспатент российскими юридическими лицами или гражданами Российской Фе­дерации, в том числе международные заявки, поданные в указанную службу в соответствии с Договором о патентной кооперации, и заявки, поданные через указанную службу в соответствии с Ев­разийской патентной конвенцией или Женевским актом Гаагского соглаше­ния о международной регистрации про­мышленных образцов, за исключением заявок, к которым при подаче приложе­но заключение созданной в установлен­ном порядке соответствующей комис­сии по защите государственной тайны об отсутствии в таких заявках сведений, составляющих государственную тайну.

Из всех существующих норматив­ных актов невозможно дать однознач­ного толкования, что подавать заявку без испрашивания приоритета по ранее поданной заявке в Роспатент напрямую через МБ ВОИС запрещено. По анало­гии с подачей международных заявок в соответствии с Договором о патентной кооперации (PCT) и евразийских заявок международная заявка на регистрацию промышленного образца в соответст­вии с Гаагским соглашением должна по­даваться в Роспатент с целью проверки на содержание государственной тайны. При этом проверка осуществляется в течение 6 мес., и только после этого срока заявка пересылается в МБ ВОИС при условии оплаты соответствующих пошлин.

В данном случае более целесообраз­но подавать первую заявку в Роспатент, а затем на основании указанной заяв­ки подавать напрямую в МБ ВОИС за­явку с испрашиванием приоритета по российской заявке. Это поможет воспо­льзоваться более удобной системой, предоставляемой МБ ВОИС, а также заявитель не будет уплачивать пошли­ны за пересылку и избежит возможного нарушения законодательства в отноше­нии необходимости проведения экспер­тизы на содержание в материалах госу­дарственной тайны.

Автор статьи считает, что Роспатент мог бы прямо указать на необходимость подачи международных заявок россий­ских заявителей через национальное ведомство, при этом ограничиться клас­сами Международной классификации промышленных образцов, которые мо­гли бы каким­-либо образом относиться к продукции двойного или военного на­ значения, которая потенциально могла бы содержать государственную тайну.

Для установления конвенционного приоритета в ряде стран необходимо представление приоритетного докумен­та. Например, в Республике Корея приоритетный документ лучше подгрузить одновременно с подачей международной заявки, чтобы избежать также опре­деленных проблем с оценкой новизны и необходимости направления ориги­нальной заверенной копии. В Японии необходимо представить заверенную копию первоначальной заявки для испрашивания приоритета в течение 3 мес. с даты международной публика­ции. Для данного действия требуется назначение патентного поверенного (цифровая система доступа к приори­тетным документам ВОИС также может быть использована для международных заявок, зарегистрированных после 1 ян­варя 2020 г.). В США необходимо напра­вить приоритетный документ с сопроводительным письмом (подписанным уполномоченным ведомством специалистом или заявителем самостоятель­но, если он не является юридическим лицом) до регистрации патента или от­каза в выдаче, до или одновременно с уплатой второй части пошлины за вы­дачу патента. Использование цифровой системы доступа к приоритетным доку­ментам ВОИС также возможно.

В России для установления более раннего приоритета иностранный зая­витель должен направить в Роспатент заверенную копию первоначальной за­явки (оригинал) до истечения 3 мес. с даты публикации международной реги­страции в официальном бюллетене МБ ВОИС. При этом отдельное назначение представителя для данного действия не требуется. Продление этого срока не предусмотрено.

Каких­-либо напоминаний о необхо­димости осуществления данных дей­ствий после публикации заявителю из МБ ВОИС или Роспатента не направ­ляется. В случае если Роспатент не признал приоритет в отношении меж­дународной регистрации, оспаривать такое действие можно только подачей возражения в Роспатент, даже если это ошибка/недочет национального ведом­ства. Установление приоритета частич­но не предусмотрено. Например, если в первоначальной заявке нет одного из видов, который включен далее в между­народную заявку, то приоритет по данной заявке Роспатентом не будет уста­новлен.

Для успешного развития Гаагской си­стемы в России полагаем целесообраз­ным несколько скорректировать подход Роспатента к требованию представлять только заверенную копию приоритет­ного документа. Например, стоит рас­смотреть возможность присоединения к системе обмена приоритетными до­кументами в цифровом формате, на­пример, к цифровой системе доступа к приоритетным документам ВОИС.

Гаагская система предусматривает возможность проведения экспертизы по существу промышленного образца. Каждая договаривающаяся сторона Гаагской системы, в которой проводит­ся экспертиза по существу, будет рас­сматривать материалы международной заявки в соответствии с требованиями национального законодательства.

Экспертизу по существу проводят следующие страны: Венгрия, Вьетнам, Израиль, Канада, Кыргызстан, Мексика, Республика Корея, Республика Молдо­ва, Российская Федерация, Румыния, Сирийская Арабская Республика, Сое­диненные Штаты Америки, Соединен­ное Королевство, Япония.

При этом в США, например, при проведении экспертизы по существу проверяется новизна, неочевидность, достаточность раскрытия, ясность в отношении заявленного дизайна, тре­бование единства дизайна и того, что заявленный объект является внешним видом дизайна изделия.

Израиль проводит экспертизу по су­ществу, в том числе на мировую новиз­ну, и также отказывает в регистрации промышленных образцов, относящихся к 32 классу Международной классифи­кации промышленных образцов (графи­ческие символы и логотипы, декоратив­ные поверхности, орнаменты). Нацио­нальное ведомство Республики Корея проводит экспертизу по существу, вклю­чая экспертизу на мировую новизну для всех классов, за исключением между­ народных регистраций изделий, при­надлежащих к классам 1, 2, 3, 5, 9, 11 или 19 Локарнской классификации про­мышленных образцов. Промышленные образцы, относящиеся к 32 классу, не могут получить охрану в соответствии с законодательством этой страны.

В Японии проводится экспертиза по существу, включая также экспертизу на мировую новизну. При этом, если заяви­тель подал декларацию об авторской льготе по новизне, то документ, под­тверждающий, что соответствующее положение закона Японии о промыш­ленных образцах может применяться к рассматриваемому промышленному образцу, должен быть представлен непосредственно в патентное ведомство Японии в течение 30 дней с даты публикации международной регистрации.

В соответствии с информацией, представленной Роспатентом в МБ ВОИС, наше ведомство проводит экс­пертизу по существу, включающую про­верку единства изобретения, оригина­льности, мировой новизны, соответст­вия общественному порядку и принци­пам морали, охране государственных символов. При этом основное число от­казов Роспатента мотивировано несо­ответствием промышленных образцов требованию единства промышленного образца. Зачастую заявители выбира­ют возможность не отвечать на такие запросы или указывать один промыш­ленный образец, в отношении которого будет испрашиваться охрана на терри­тории Российской Федерации, и остав­лять в данной международной заявке только один промышленный образец, а остальные, если они интересны заяви­телю, подавать в качестве выделенных заявок. Однако выделенная заявка, ко­торая подается напрямую в Роспатент, иногда не соответствует формальным требованиям Роспатента, например, когда часть промышленного образца, на охрану которой претендует заявитель, выделена цветом, что соответствует требованиям, установленным Гаагским соглашением и противоречит требова­ниям Роспатента.

Автор статьи считает целесообраз­ной гармонизацию формальных требо­ваний Роспатента с Гаагским соглаше­нием в отношении расширения возмож­ностей заявителей для указания частей промышленного образца, на охрану ко­торых заявитель претендует, цветом. Либо считает правильным рассмотреть возможность формирования локальных законодательных актов, регулирующих ситуации, когда при подаче выделенных заявок из международной регистрации такая заявка противоречит националь­ному законодательству.

Также иностранные заявители часто получают отказы, обусловленные несоответствием промышленного образца условию патентоспособности «оригинальность», с указанием, что известно решение внешнего вида изделия сход­ного назначения, производящее на ин­ формированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия. Преодолеть такой отказ можно только подачей возражения в Роспатент, но переубедить ведомство в отношении оригинальности промыш­ленного образца весьма трудно, так как при проведении поиска и экспертизы в качестве информированного потреби­теля де­факто выступает эксперт ве­домства.

Резюмируя вышеизложенное, отме­тим следующие достоинства использования Гаагской системы регистрации промышленных образцов.

Гаагская система предоставляет удобный универсальный механизм по­лучения правовой охраны в 75 догова­ривающихся сторонах при помощи по­дачи единой заявки с едиными требова­ниями к ее форме и содержанию.

Международное бюро ВОИС, как и Роспатент, предоставляет возможность электронной подачи международной заявки, что также обеспечивает бы­строе взаимодействие с ведомством. При этом использование интерфейса подачи международных заявок через МБ ВОИС (eHague) является более предпочтительным, поскольку в том чи­сле содержит подсказки в отношении заявлений и требований, сделанных договаривающимися сторонами, вклю­чая удобную поддержку пользователей системы в МБ ВОИС.

Гаагская система обеспечивает воз­можность контролировать и управлять международной заявкой посредством внесения изменений напрямую через МБ ВОИС, включая изменения в наименовании заявителя или владельца (в некоторых странах необходимо допол­нительно направлять документы о под­тверждении такого изменения).

МБ ВОИС предлагает удобный меха­низм продления срока действия между­ народных регистраций за счет единой онлайн­-процедуры оплаты пошлин (E­Renewal), что позволяет лучше кон­тролировать сроки продления действия регистрации.

МБ ВОИС также предоставляет удобные бесплатные системы для проведения поиска по промышленным образцам, обеспечивающие возмож­ность искать не только по промышлен­ным образцам, поданным по Гаагской системе, но и по национальным фон­дам государств-­партнеров, ведомства которых предоставили доступ к таким сведениям МБ ВОИС.

Cреди ограничений и недостатков Гаагской системы можно указать следующие. Даже с учетом того, что установлены единые формальные требования, существенное расхождение подходов при проведении экспертизы приводит к необходимости соверше­ния дополнительных действий заяви­телем (например, для преодоления отказов ведомства или направления приоритетного документа). Для успеш­ного использования Гаагской системы при подготовке международной заяв­ки необходимо обязательно учитывать требования к изображениям, предъяв­ляемым странами, в которых заявитель желает получить охрану, так как требо­вания к числу видов промышленного об­разца, необходимости представления числа изображений для соответствия требованию раскрытия значительно от­личаются. Поэтому лучше этот вопрос урегулировать до получения отказа в предоставлении охраны из­-за несоот­ветствия изображений требованиям.

Еще один минус – не совсем коррек­тное отображение всей информации и сохранение истории об уведомлениях в отношении международных регистра­ций. У иностранных заявителей много вопросов вызывают требования рос­сийского законодательства относитель­но единства промышленных образцов, что приводит к частым уведомлениям Роспатента об отказе по международ­ным заявкам. Иностранные заявители часто пропускают срок для направле­ния заверенной копии приоритетного документа, что грозит потерей права на установление приоритета по более ранней заявке.

Особенные требования российско­го законодательства относительно ис­ключения признаков промышленного образца из объема правовой охраны могут привести к возникновению про­блем при последующей охране и/или на этапе экспертизы выделенной на­циональной заявки. Полагаем, что, воз­ можно, целесообразно представить в МБ ВОИС более полный список требо­ваний в отношении единства, новизны и оригинальности, чтобы иностранные заявители были уведомлены о необхо­димости соответствия заявленных про­мышленных образцов предъявляемым требованиям для более понятной си­стемы получения охраны.

Получая несколько раз отказы в пре­доставлении охраны на основании не­ соответствия заявленного промышлен­ного образца оригинальности, которые у заявителя практически нет возможно­сти оспорить (так как оригинальность – достаточно субъективная категория ввиду сравнения общих впечатлений на информированного потребителя), иностранный заявитель, скорее всего, в дальнейшем не выберет Российскую Федерацию в качестве договариваю­щейся стороны, на территории которой он желает получить охрану. Поэтому автор статьи считает целесообразным использовать более мягкий подход Рос­патента при пограничных ситуациях и делать выбор в пользу предоставления правовой охраны.