Конвенционный приоритет: особенности российского и евразийского правоприменения

■ А.В.ЗАЛЕСОВ – канд. юрид. наук, адвокат, патентный поверенный, (Москва, патентно­правовая фирма Залесов и партнеры», Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.)

Необхо­димым институтом системы меж­ дународного патентования является пра­во на конвен­ционный при­оритет, то есть возможность установления приоритета подаваемой заявки на вы­дачу патента по более ранней (прио­ритетной) заявке, поданной в другой юрисдикции (национальном патентном ведомстве или международной патент­ной организации).

Право конвенционного приоритета нормативно закреплено положениями ст. 4 наиболее значимого в сфере па­тентования международно­правового акта – Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г.

Все страны­-участницы тогда обязались в установленном порядке признавать приоритет изобретения по предшествующей заявке на данное изобретение, поданной в другой стране союза, в случае последующей подачи заявки в их национальное патентное ведомство в установленный строго ограниченный срок и при условии соблюдения заяви­телем ряда процедурных норм.

С введением правила о конвенцион­ном приоритете стало интенсивно раз­виваться зарубежное патентование. Со­хранение приоритета при зарубежной подаче отвечало насущным требова­ниям времени, поскольку в XIX в. вне­дрение новых технологий в экономике приобрело устойчиво трансграничный характер, что вступило в конфликт с национальным характером патентной охраны. При установлении конвенцион­ного приоритета публикация первона­чальной заявки или выдача патента по ней уже не влияли на патентоспособ­ность (прежде всего не порочили новиз­ну) изобретения по последующей ино­странной заявке.

До этого правила публикация све­дений о собственном изобретении в стране первой подачи часто приводи­ ла к потере новизны изобретения по последующей заявке. Более того, за­конодательство ряда стран также со­держало запрет на выдачу патента, если в иной стране имелся патент на то же изобретение с более ранним при­оритетом. Таким образом, принятие в рамках Парижской конвенции правила о конвенционном приоритете привело к снятию барьера на пути международ­ного патентования.

Можно напомнить, что именно после присоединения СССР к Парижской кон­венции в 1965 г. правом приоритета ста­ ли пользоваться советские заявители при патентовании отечественных раз­работок за рубежом. При этом основной позитивный эффект (в силу их значите­льно большей патентной активности) от присоединения к общепринятому миро­вому стандарту патентования пришел­ся на иностранных заявителей, полу­чавших патенты в СССР (иностранные изобретатели имели право на патент­ную охрану, а советские изобретатели – лишь на охрану авторским свидетель­ством). Правило конвенционного прио­ритета в дальнейшем было закрепле­но в законе СССР «Об изобретениях в СССР».

Российская Федерация является участницей Парижского Союза как пра­вопреемница СССР, и правило конвен­ционного приоритета обоснованно пе­решло в российское патентное законо­дательство. В настоящее время в чет­вертой части ГК РФ регулированию про­цедуры установления конвенционного приоритета посвящена ст. 1382. Также положения о конвенционном приори­тете имеются в действующем евразий­ском патентном законодательстве.

Казалось бы, какие сложности или проблемы в применении могут быть у правового института, насчитывающего почти 140 лет? Ведь многие годы правоприменения должны были устра­нить любые шероховатости данного нормативного документа и основанно­го на нем правоприменения как в па­тентном ведомстве, так и в суде. К со­жалению, использованная в формули­ровках Парижской конвенции сложная, если не сказать запутанная, юридиче­ская техника и не очень удачный пере­ вод с французского языка сыграли злую шутку с российским и евразийским па­тентным правоприменением, а в случае с евразийским патентным законодате­льством – даже с нормотворчеством.

В настоящее время право конвен­ционного приоритета закреплено в со­временном российском¹ и евразийском²  патентном законодательстве, а также в Договоре о патентной кооперации в отношении международных заявок (зая­вок РСТ) . Таким образом, значительное число выданных российских и евразий­ских патентов (как правило, на имя ино­странных лиц) имеют конвенционный приоритет, на дату которого устанавли­вается соответствие охраняемого изо­бретения условиям патентоспособно­сти. То есть сведения, опубликованные после даты установленного приоритета и до даты подачи российской и евразий­ской заявки, не входят в уровень техни­ки и не учитываются при определении соответствия условиям патентоспособ­ности как в ходе экспертизы в патент­ ном ведомстве, так и в последующей процедуре оспаривания патентоспо­собности выданного патента.

В российском патентном законода­тельстве институт конвенционного при­оритета описан крайне скудно. Странно, что в ГК РФ, где необычно подробно для материального закона прописаны даже частные процедурные нормы патенто­вания, включая всевозможные сроки и порядок направления запросов и уве­домлений, нет никакого критерия пра­вомерности установления конвенцион­ного приоритета, кроме ссылки на срок подачи заявки и срок для представле­ния заверенной копии предшествующей заявки.

Согласитесь, более чем краткое определение российского закона, что приоритет изобретения или полезной модели может быть установлен по дате подачи первой заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец в государстве – участнике Па­рижской конвенции (конвенционный приоритет) при условии подачи в феде­ральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности за­ явки на изобретение или полезную мо­дель в течение 12 месяцев с указанной даты, оставляет массу вопросов.

Например, как быть, когда первая заявка отличается от поданной россий­ской заявки? Сразу хочется спросить: может ли быть установлен приоритет на основании любой первой заявки, то есть даже если первая (приоритетная) и вторая (российская) заявки не совпа­дают? Очевидно, что из буквального прочтения нормы это не следует, по­скольку можно понять, что речь идет о конкретной заявке, а слово «первая» относится к факту подачи той же самой заявки. Но ситуация, когда документы и материалы первой (приоритетной) за­ явки, на основании которой испрашива­ется приоритет, и второй (последующей российской) заявки совпадают с доку­ ментами второй (последующей) заявки, происходит далеко не всегда.

Часто мы имеем дело с множествен­ным приоритетом, когда российская заявка явно отличается от каждой из нескольких приоритетных заявок. При этом выдается патент, в котором уста­новлено, например, три конвенционных приоритета (без какого-­либо разнесе­ния по отдельным пунктам формулы). Странно, но ни у кого такая ситуация не вызывает удивления. Но здравый смысл подсказывает, что второй прио­ритет у того же изобретения – это что-­то из разряда «осетрины второй свеже­сти». Даже формально­-юридический подход в этом случае подсказывает, что практика сомнительна. При таких рас­хождениях первой (приоритетной) и вто­рой (последующей) заявок буквальное толкование ст. 1382 ГК РФ для право­ мерного установления конвенционно­го приоритета невозможно, ибо при ее буквальном прочтении конвенционный приоритет правомерен, только когда по­ следующая заявка – это та же самая заявка, что и первая, только поданная в другой юрисдикции.

В противном случае, если допустить правомерность расхождения первой (приоритетной) и конвенционной рос­сийской заявок, то можно указать, что из текста российского закона не следу­ет, что первая и вторая заявки подаются одним и тем же заявителем, не говоря уж об авторах изобретения, в них ука­занных. Если предположить, что в ст. 1382 ГК РФ не подразумевается совпа­дение первой и последующей заявок, то тогда согласно этой норме конвенци­онный приоритет можно установить по любой первой (предшествующей) заяв­ке (в том числе без совпадения титула и содержания), лишь бы она была пода­на до истечения 12 месяцев и еще име­лась бы ее заверенная национальным патентным ведомством копия. Согласи­тесь, что такие допущения в отношении содержания ст. 1382 ГК РФ похожи на сведение содержания этой правовой нормы к абсурду.

Но поскольку ситуация расхождения первой и конвенционной заявок если не типична, то достаточно распространен­ на, то почему в законе четко не сфор­мулированы требования на допустимые отличия заявок? Вопросы не праздные. Да, на часть из них (о правах правопре­емника на подачу конвенционной заяв­ки) можно найти ответы в тексте Париж­ской конвенции, но отсутствие инкор­порирования этих норм в российский закон (при детальном указании в нем менее значимых процедурных норм) вы­зывает недоумение. Более того, не на все вопросы есть ответы в Парижской конвенции.

Полагаем такую ситуацию неправо­ мерной и не отвечающей целям спра­ведливой и эффективной работы па­тентной системы в целом, нарушающей права и интересы прежде всего отече­ственных производителей, которым не­ законно полученный патент с неправо­ мерным конвенционным приоритетом (в большинстве случаев его получа­ют иностранные лица) препятствует в правомерной деятельности российских компаний в России. Не секрет, что си­туация с зарубежным патентованием в современных российских реалиях обстоит гораздо хуже, чем во времена СССР (тогда в условиях плановой со­циалистической экономики советское государство почти полностью финан­сировало зарубежное патентование, а сейчас такое финансирование при­ходится изыскивать самим заявите­лям при небольшом числе программ поддержки со стороны государства). Поэтому сегодня право конвенционно­го приоритета в большей степени ис­пользуется иностранными заявителя­ми в России, чем российскими заяви­телями за рубежом. Это является нор­мальной практикой, но очевидно, что расширительное толкование права на конвенционный приоритет в таких усло­виях на руку именно иностранным компаниям, которые являются основными пользователями данного правового механизма.

Например, при расхождении текс­тов формулы и описания двух заявок, в каком объеме должно быть раскрыто изобретение в первой заявке, чтобы установить по ней приоритет? В Париж­ской конвенции говорится о необходи­мости раскрытия в предшествующей заявке всех элементов изобретения. Поскольку общие положения Парижс­кой конвенции о раскрытии в первой заявке элементов изобретения не де­тализированы и вообще не представ­лены в российском законодательстве, возникает очевидная трудность в пра­воприменении. Более интересен воп­рос о том, что положения Парижской конвенции об элементах изобретения искажены в евразийском патентом за­конодательстве.

Считаем, что ошибка в текстах офи­циальных евразийских нормативных актов об установлении приоритета воз­никла именно из­-за непонимания того, что в Парижской конвенции подразуме­вается под термином «элементы изобретения» («éléments de l’invention»). Этот термин был ошибочно интерпретирован как признаки изобретения и в таком виде перекочевал, например, в Патентную инструкцию к Евразийской патентной конвенции. В действительно­сти признак «élément de l’invention» озна­чает объект изобретения или часть изо­бретения. При этом ввиду требования единства изобретения в заявке может быть несколько элементов изобрете­ния (объектов или частей изобретения), объединенных единым изобретатель­ским замыслом. То есть в одной заявке всегда имеется одно изобретение (как категория), но объектов у этого изобре­тения может быть несколько. При этом объект изобретения – это совокупность признаков, определяющих законченное техническое решение, необходимое и достаточное для решения технической задачи и достижения технического ре­зультата. Например, в одной заявке на изобретение имеется два объекта: устройство и способ его применения.

Или в рамках одной заявки патентуется несколько альтернативных вариантов реализации одного устройства.

К сожалению, четкость формулиро­вок классического патентоведения XIX в., когда составлялась Парижская кон­венция, со временем размылась. Сей­час термины «объект изобретения» и «изобретение» в патентной практике практически взаимозаменяемы. Поэто­му уместно сказать, что в одной заявке на изобретение может быть несколько изобретений, объединенных единым изобретательским замыслом. При этом мало кто отметит лексическую дефект­ность фраз: «В заявке на изобретение имеется несколько изобретений» или «Патент на изобретение охраняет несколько самостоятельных изобре­тений».

Согласитесь, следовало бы тогда сказать: в заявке на изобретения и па­тент на изобретения. Но все современ­ные патентоведы еще помнят назва­ние правила «Единство изобретения». И именно так в единственном числе (единство изобретения, а не изобре­тений) оно фигурирует и в российском, и в евразийском патентном праве. А вот в тексте этого правила появляется группа изобретений, вместо того чтобы указать, что в рамках одной заявки на патент могут быть различные объекты этого изобретения (одного изобрете­ния), объединенные единым изобрета­тельским замыслом.

В чем существенное расхождение Евразийской патентной инструкции и Парижской конвенции в отношении требования раскрытия изобретения в приоритетной заявке для установления по ней конвенционного приоритета в отношении последующей заявки? Сравним два релевантных текста данных нормативно-­правовых актов:

Проанализируем и сравним, что ска­зано в ст. 4 Н Парижской конвенции и правиле 6 Патентной инструкции к Ев­разийской патентной конвенции.

Первое, приоритет может испра­шиваться на элемент изобретения со­гласно Парижской конвенции и на изо­бретение согласно инструкции. Из этого утверждения следует понимание того, что элемент изобретения (конвенция) и изобретение (инструкция) – это само­стоятельный объект патентной охраны, то есть собственно техническое реше­ние, а не признак изобретения (посколь­ку на отдельный признак изобретения, очевидно, нельзя испросить и устано­вить приоритет (не путать с установле­нием приоритета по альтернативам, где речь идет не об альтернативных при­знаках, а об альтернативных вариантах изобретения).

Второе, согласно конвенции для установления приоритета необходимо, чтобы в совокупности документов при­оритетной заявки четко обнаруживался этот элемент изобретения, на который испрошен приоритет. То есть конвенция требует, чтобы элемент изобретения, а именно соответствующее техническое решение (как таковое, целиком) было четко раскрыто в приоритетной заяв­ке. Однако такого требования нет в ев­разийской инструкции. В евразийской инструкции есть менее жесткое требо­вание. В ней для правомерности уста­новления приоритета изобретения до­статочно, чтобы в приоритетной заявке были указаны признаки (отдельные со­ставные части) изобретения, для кото­рого испрошен приоритет.

Безусловно, требование четкого раскрытия технического решения и ука­зания отдельных признаков техническо­го решения – это совершенно разные требования. Признаки изобретения, как кирпичики, из которых, как дом, состо­ит изобретение. Или, можно сказать, что признаки – это буквы, из которых состоит изобретение­слово. Из тех же признаков-­кирпичиков можно построить совершенно разные дома-­изобретения, как и из одних и тех же букв состоят разные слова. Из букв «т», «к» и «о» можно получить разные слова: «ток», «кто», «кот». Поэтому, следуя здравой логике, раскрытие изобретения – это не указание или раскрытие отдельных его признаков (букв или кирпичиков), а раскрытие всего изобретения (дома или слова). Таким образом, для правомер­ного установления приоритета изобре­тения по приоритетной заявке, в кото­рой раскрыто это изобретение, необхо­димо не указание в ней отдельных при­ знаков изобретения, а раскрытие всего технического решения как конкретной, индивидуально определенной совокуп­ности признаков.

Выявленное расхождение положе­ний Парижской конвенции и Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции является существенным. При этом следует учитывать, что боль­шинство норм Парижской конвенции построено по принципу предоставле­ния права странам­-участницам (в дан­ном случае правами страны­-участницы пользуется и Евразийская патентная организация как субъект международ­ного права) делать уступку иностран­ным заявителям, так как по стандартно­му подходу национального патентного законодательства приоритет устанав­ливался только по дате подачи заявки, раскрывающей заявленное изобрете­ние, и только в рамках такого раскры­тия. Иными словами, правовой механизм установления приоритета состо­ял из национального общего правила: приоритет устанавливается по дате по­ дачи заявки на изобретение и конвенционного исключения: по дате подачи предшествующей заявки, а отказать в этом можно, лишь если в ней не фигу­рируют и четко не обнаруживаются соответствующие технические решения.

Как отмечалось выше, в россий­ском национальном законодательстве нет четкого указания на предмет того, когда конвенционный приоритет может быть правомерно установлен в отно­шении раскрытия всех элементов изо­бретения в приоритетной заявке. Нет в законе также и требования обязатель­ной проверки этого обстоятельства экс­пертом при проведении экспертизы по существу заявленного изобретения. Очевидно, что для проверки раскры­тия изобретения в приоритетной заявке эксперту требуется сопоставить тексты поданной и приоритетной заявок, для чего необходим перевод приоритетной заявки на русский язык.

Вместе с тем процедура установле­ния конвенционного приоритета предусматривает, что Роспатент имеет воз­можность запросить предоставление перевода приоритетной заявки на рус­ский язык, только если это необходимо для установления патентоспособности (п. 3 ст. 1382 ГК РФ). Иными словами, при проведении экспертизы заявки проверка того, что изобретение действительно раскрыто в конвенционной заявке (это может происходить только при предоставлении русского перево­да), фактически возможно, лишь когда по результатам патентного поиска были выявлены источники, опубликованные в период от даты приоритета до даты подачи. Это означает, что во всех иных случаях эксперт лишен фактической возможности проверить факт раскры­тия изобретения в приоритетной заяв­ке, устанавливая приоритет изобрете­ния по дате подачи приоритетной за­явки.

Таким образом, можно утверждать, что если приоритет по российской или евразийской заявке на изобретение ис­прошен по предшествующей заявке, в которой изобретение не раскрыто, то совершенно точно Роспатент и Евра­зийское патентное ведомство выдадут соответствующие патенты с конвенци­онным приоритетом по такой не раскры­вающей изобретение заявке, если при патентном поиске ссылок, попадающих в последние 12 месяцев до даты пода­чи, не выявлено. Эти действия патент­ных ведомств полностью соответствуют действующему законодательству.

Оспаривание правомерности уста­новления приоритета фактически пе­реносится на стадию рассмотрения возражения против выдачи патента. С таким механизмом исправления ошиб­ки можно было и согласиться, если бы только в соответствующих российских и евразийских нормативно-­правовых актах четко раскрывалось требование раскрытия изобретения в приоритетной заявке в качестве основания для право­ мерного установления конвенционного приоритета. К сожалению, в российском праве таких норм нет, а в евразийском патентном законодательстве (Патент­ной инструкции к Евразийской патент­ной конвенции) они изложены в оши­бочном виде. Поэтому в нашей стране лицо, испросившее и получившее со­мнительный приоритет для своего па­тента, находится в более выгодном по­ложении, чем то, к кому предъявлены требования о нарушении этого патента, так как оспорить сомнительный факт в условиях отсутствия четкого регулиро­вания достаточно сложно.

¹ Ст. 1382 ГК РФ. Конвенционный прио­ритет изобретения, полезной модели и промышленного образца.

²  Ст. 8 Евразийской патентной конвенции.

³ П. 2 ст. 8 Договора о патентной кооперации.