Оценка изобретательского уровня в спорах о действительности патента и его взаимосвязь с объемом правовой охраны изобретения

А.В.Залесов – канд. юрид. наук, адвокат, патентный поверенный (Москва, патентно­ правовая фирма «А.Залесов и партнеры», Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.)

Изобретение имеет изобретательский уровень, только если оно существенно отличается от ранее известных аналогов.
Принцип эстоппель, не допускающий противоречивого поведения стороны в судебном споре, должен исключать ситуации, когда нарушением патента признается введение в оборот объекта, уже опубликованного до даты приоритета (то есть входящего в общественное достояние), или объекта, не имеющего существенных отличий от такого опубликованного объекта, ибо такой объект не имеет изобретательского уровня, а значит, не может быть предметом охраняемого патентом изобретения, – считает автор.

Общес­тво за­интересовано в научно-­тех­ническом про­грессе и эф­фективном внедрении но­вых перспек­тивных разра­боток. Патент­ная система – это принятый во всех странах с рыночной экономикой правовой механизм стимулирования ин­новационной активности.

Правильно работающая патентная система должна обеспечивать баланс интересов патентообладателя и обще­ства, основанный на том, что за созда­ние и раскрытие обществу неочевидно­го технического решения изобретателю или его правопреемнику предоставля­ется строго ограниченная во времени законная монополия на изобретение, после истечения которой оно перехо­дит в общественное достояние. Необ­ходимо исключать выход за рамки этого общественного договора, например, не допускать расширения монополии за пределы созданного неочевидного другим технического новшества. Дейст­вия патентообладателя, выходящие за рамки, очерченные формулой изобре­тения или законом, необходимо рассма­тривать как злоупотребление патентной монополией или патентом. Правомерность установления па­тентной монополии на творческое реше­ние технической задачи возможна толь­ко при его строгом соответствии усло­виям патентоспособности, в частности, единственному творческому по своей сути критерию «изобретательский уро­вень». Опубликованные до даты прио­ритета изобретения незапатентованные технические решения (или объекты с ис­текшим сроком патента) представляют собой общественное достояние и могут свободно использоваться любыми ли­цами без согласия патентообладателя.

Изобретение имеет изобретатель­ский уровень только в случае сущест­венного отличия от ранее известных аналогов, чтобы специалист не мог ука­зать, из какого известного источника он может взять и продемонстрировать та­кое отличие, такую замену. Напомним, что в законодательстве и практике до­революционной и советской патентной экспертизы существовал критерий «существенные отличия» для оценки изобретения, название которого говорит само за себя. Можно даже сказать, что условие «существенные отличия» – это максимально близкий аналог усло­вия «изобретательский уровень».

Современная законодательная фор­мулировка условия «изобретательс­кий уровень» с отсылкой к фигуре спе­циалиста, которому что­-то там очевидно или не очевидно, мало что практически устанавливает. Считается, что это некий условный средний специалист как некая юридическая фикция, но это также ни­чего практического не дает. Именно по­этому мы так держимся за подзаконные акты, где условие «изобретательский уровень» толкуется более практически. Подзаконный нормативный акт разъяс­няет нам, например, что у объекта име­ется изобретательский уровень, если признаки, отличающие его от близкого аналога, не известны из уровня техни­ки для применения с достижением того же технического результата. Это и есть частный случай того, что на уровне обобщения в законе сформулировано следующим образом: «для специалис­та оно не следует с очевидностью из уровня техники».

Однако предложенный правилами анализ изобретательского уровня в практических ситуациях (например, че­рез выделение отличительных призна­ков и их поиск в уровне техники) плох тем, что его нельзя применять универ­сально. Так, существуют объективные трудности в однозначном (бесспорном) указании технического результата. Сам по себе технический результат как некий эффект или свойство изобрете­ния, достижение которого является его целью, – это часть изобретательского замысла, а не само изобретение. Изо­бретение представляет собой решение прикладной технической задачи путем предложения некоего объекта – спосо­ба или продукта. Поэтому изобретению (способу или продукту) присущи опре­деленные свойства и характеристики (получаемый результат от примене­ния изобретения) независимо от того, сформулировал ли их автор как самостоятельный технический результат. От­метим, что далеко не во всех заявках на патенты имеется четкое указание на технический результат, хотя он, конечно, присутствует в том или ином виде (как проявляемое свойство или получаемый эффект от применения изобретения).

Также спорным может быть анализ с вычленением отличительных призна­ков. Очевидно, что при выборе другого прототипа и отличительные признаки будут другими. Кроме того, требование подтверждения технического результа­та в отношении каждого отличительного признака реализуемо для относительно простых изобретений. Очевидно, что в сложных системах технический резуль­тат обеспечивается именно совокупно­стью взаимосвязанных признаков, то есть он обеспечивается изобретением в целом.

Поэтому в некотором смысле перво­начальный подход к оценке творческой составляющей изобретения – критерий «существенные отличия», использо­вавшийся в законодательстве Российской империи и СССР, – точнее отражал суть. Важно, чтобы новшество сущест­венно отличалось от известного, а не было стандартным усовершенствовани­ем, которое может предложить квали­фицированный в этой области специ­алист.

Например, изобретательского уров­ня не будет у нового технического ре­шения – устройства, предусматрива­ющего эквивалентную замену ряда деталей, при условии, что такая экви­валентность как взаимозаменяемость известна и может считаться технически равноценной. Однако определение рав­ноценности в технике субъективно: что равноценно для одного специалиста, не считается таковым у другого. Слу­чаев эквивалентной замены согласно учебнику или промышленному (государ­ственному или отраслевому) стандарту довольно мало. Обычно, обосновывая суждение об эквивалентности, мы все же ссылаемся на опыт как некое обоб­щенное знание конкретного специали­ста.

Можно сказать, что объективная оценка изобретательского уровня (су­щественных отличий, эквивалентно­сти и пр.) в общем виде невозможна, она представляет собой некую объек­тивную неопределенность, поскольку невозможно объективно и достовер­но найти все релевантные ссылки из уровня техники, как и невозможно найти того самого «среднего специалиста». То есть на практике, конечно, при рас­смотрении заявки на патент патентное ведомство констатирует наличие или отсутствие изобретательского уровня у заявленного объекта. Наличие или отсутствие изобретательского уровня у конкретного заявленного изобретения – это не абсолютный, а относительный субъективный факт, установленный конкретным должностным лицом, ис­ходя из имеющихся у него конкретных сведений.

Так, при составлении заявки заяви­тель описывает изобретение, обычно указывая на прототип из уровня техники и на предлагаемые им отличия, позво­ляющие достигнуть приведенного им технического результата. Подав заявку с таким обоснованием отличия своего технического решения от известного ему прототипа, заявитель как бы под­тверждает наличие изобретательского уровня как существенного отличия от прототипа. Эксперт, проведя собствен­ный патентный поиск и проанализиро­вав полученные от заявителя в заявке и в результате собственного поиска све­дения, либо соглашается с утвержде­нием заявителя, либо констатирует, что изобретательского уровня (существен­ных отличий от найденного прототипа) нет, и на этом основании выносит реше­ние об отказе в выдаче патента.

Иными словами, суждение о нали­чии или отсутствии изобретательско­го уровня – это всегда относительная субъективная экспертная оценка кон­кретного уполномоченного на то лица, исходя из конкретных имеющихся у него сведений и позиции заявителя (патен­тообладателя). Можно сказать, что объ­ективная неопределенность в оценке изобретательского уровня при рас­смотрении каждого заявленного (либо оспоренного) изобретения всякий раз устраняется или разрешается соответ­ствующим конкретным субъективным решением о выдаче или отказе в выда­че патента или признании его действи­тельным или недействительным.

Абстрактное требование наличия изобретательского уровня, установлен­ное в законе, уже конкретизированное в заявке заявителем (в виде отличий от предложенного им прототипа), окончательно конкретизируется экспертом, коллегией Палаты по патентным спо­рам или составом суда в выносимом ими решении. При этом конкретизация как акт правоприменения положения законодательства об условии патенто­способности «изобретательский уро­вень» в рассматриваемом случае про­исходит на основании выявленного экс­пертом при патентном поиске или представленного оппонентом в возражении уровня техники, то есть нескольких конкретных источников информации, раскрывающих близкие технические реше­ния и отдельные признаки рассматри­ваемого технического решения. То есть факт наличия либо отсутствия изобретательского уровня у рассматриваемо­го объекта определяется правоприме­нительным органом (уполномоченным лицом), исходя из позиции заявителя (при проведении экспертизы заявки) или сторон по спору (при оспаривании выданного патента) и найденных в ходе патентного поиска или представленных в возражении конечного перечня сведе­ний из уровня техники. Таким образом, признание наличия изобретательско­го уровня – это собственно признание обоснованности позиции заявителя или патентообладателя экспертом, колле­гией Палаты по патентным спорам или судом, выраженное в соответствующей процессуальной форме.

Многие исследователи отечествен­ной патентной системы неоднократно отмечали, что проблема российской процедуры разрешения патентных спо­ров состоит в том, что дела о нарушении патентных прав и оспаривание действи­тельности патента рассматриваются в разных, не связанных друг с другом про­цессах. Спор о нарушении патентных прав подлежит разрешению в суде. В то же время для оспаривания действи­тельности патента законом предусмо­трена обязательная досудебная адми­нистративная процедура в Роспатенте посредством рассмотрения возражения коллегией Палаты по патентным спо­рам. В таком разорванном патентном процессе патентообладатель зачастую занимает различную позицию. При этом предоставление правовой охраны и оспаривание патентов (объем охра­ны выданного и оспоренного патента) очевидно связаны с порядком защиты прав, вытекающих из патента, при его нарушении.

Тезис, прямо вытекающий из основ­ных принципов патентного права, обе­спечивающих справедливый баланс ин­тересов, следующий: объем правовой охраны изобретения (определяемый формулой с возможностью использо­вать описание для толкования) при выдаче патента, оспаривании патента и защите патентных прав одинаковый. Любые попытки в одной процедуре (обычно оспаривания патента) толко­вать объем охраны узким, а в другой (процедура нарушения) широким явля­ются классическим случаем злоупотре­бления патентными правами и должны быть недопустимыми. Таким образом, объем охраны изобретения должен быть одинаковым как при рассмотрении спора о патентоспособности, так и при защите патентного права от нарушения. Это спор об охране и защите одного и того же изобретения.

Возвращаясь к высказанному тези­су о том, что патентоспособность изо­бретения и особенно его соответствие условию «изобретательский уровень» – это относительное суждение экспер­та или суда, исходя из представленных конкретных ссылок и позиций сторон, становится очевидным, что позиция заявителя/патентообладателя – это часть такого суждения. Когда суждение о патентоспособности сформировано и имеет юридическую силу (например, ре­шение Роспатента о выдаче патента с конкретной формулой и отчетом о по­иске или вступившее в законную силу решение суда, рассмотревшего спор о действительности патента с изучени­ем конкретных ссылок), это становится юридическим фактом. Данное суждение обязательно для участвующей стороны, которой всегда является заявитель/па­тентообладатель.

Таким образом, например, получив патент с конкретной им самим предло­женной формулой и перечнем проана­лизированных экспертизой ссылок, па­тентообладатель выражает свое согла­сие с тем, что запатентованный им объ­ект отличается (новизна) и существенно отличается (изобретательский уровень) от каждой из указанных в отчете ФИПС о поиске ссылок. Иначе патент не был бы выдан. Это конкретизация условия «изобретательский уровень» волей заявителя. При этом согласие заявите­ля (который становится патентооблада­телем) с мнением эксперта выражается уже самим фактом принятия решения о выдаче (и действием – уплатой по­шлины за выдачу патента на основании такого решения о выдаче патента).

Принцип правильно работающей па­тентной системы должен исключать си­туации, когда нарушением признается введение в оборот объекта, уже опубли­кованного до даты приоритета патента (то есть входящего в общественное до­стояние), или объекта, не имеющего существенных отличий от такого ранее опубликованного объекта. Иными сло­вами, не может быть признан подпадаю­щим под объем охраны патента объект, который не имеет существенных отли­чий, то есть очевидным образом следу­ет для специалиста из уровня техники, ибо такой объект не имеет изобрета­тельского уровня, а значит, не может быть предметом охраняемого изобретения.

Данный общий принцип патентной системы, отделяющий общественное достояние (то, что не запатентовано) от патентной монополии, конкретизирует­ся в индивидуальном патентном споре с учетом найденного уровня техники и позиций сторон так, как мы подробно показали процесс вынесения решения по применению условий патентоспособ­ности «изобретательский уровень» выше. Таким образом, признание изо­бретательского уровня – это утверж­денная правоприменительным органом (Роспатент, суд) позиция патентообла­дателя об этом (ибо патентообладатель отстаивает это) в конкретных рассмо­тренных фактических обстоятельствах (рассмотренные источники из уровня техники).

Принцип эстоппель, не допускающий противоречивого поведения стороны в судебном споре, не позволяет патен­тообладателю утверждать нарушение в отношении объекта, не имеющего существенных отличий от ранее опу­бликованного объекта, если патентоо­бладатель согласен с тем, что за счет каких­-то существенных отличий он до­бился неочевидного решения. Напри­мер, не может быть расширительного толкования объема охраны через экви­валенты ряда признаков, если патентообладатель считает, что именно эти отличительные признаки и обеспечива­ют существенное отличие, которое не очевидно другим специалистам (так как оно не известно в связи с достигаемым техническим результатом).

Если заявитель в ходе экспертизы существа заявленного изобретения в патентном ведомстве активно выражал свою позицию по отделению своего изо­бретения от уровня техники (например, в ответе на запрос экспертизы), то она также должна считаться его позицией по объему правовой охраны не только в момент экспертизы, но и в последую­щем, а именно во всех спорах о нару­шении исключительного права на запатентованное изобретение в течение всего срока действия патента. Напри­мер, в своем ответе заявитель объяс­нил эксперту, что определенный отли­чительный признак не присущ противо­поставленному техническому решению из уровня техники или что у него в изобретении достигается иной технический результат. Такие заявления будущего патентообладателя очевидно ограни­чивают его в возможности утверждать впоследствии обратное (что признак присущ какому­-то изделию конкурента или что признаки изделия конкурента и запатентованного изобретения экви­валенты, так как известны в данной об­ласти техники, достигают одинакового технического результата и, следовате­льно, взаимозаменяемы).

Таким образом, в условиях раздель­ного рассмотрения споров о действи­тельности и нарушении патента, когда встречный иск о недействительности патента процессуально не допускает­ся, установление факта нарушения ис­ключительного права по патенту (так на­зываемое толкование формулы) всегда должно учитывать конкретный контекст состоявшейся ранее оценки новизны и изобретательского уровня объекта. То есть суд в деле о нарушении должен учитывать и рассматривать в качестве относимых доказательств содержание заключения по результатам экспертизы заявки, по которой был выдан патент, состоявшиеся решения Роспатента и судебные акты Суда по интеллектуальным правам и Верховного суда Российской Федерации по спору о его действитель­ности.

Только так можно обеспечить кор­ректную работу патентной системы по недопущению расширительного толко­вания объема патентной монополии, претендующей на определение того, что в нее не входит и не может входить. Таким незаконным расширением субъ­ективного права патентообладателя, в частности, будет включение в объем мо­нополии любых технических решений, не имеющих изобретательского уровня, поскольку они не имеют существенных отличий от решений, которые уже явля­ются частью общественного достояния по праву и справедливости, а значит, каждый член общества имеет право их использовать, не вторгаясь в пределы законной патентной монополии.

Список литературы

1. Боденхаузен Г. Парижская конвен­ция по охране промышленной собст­венности: Комментарий. М.: Прогресс, 1977.
2. Ворожевич А.С. Принцип эстоппе­ля в патентном праве: основания и пра­ктика применения//Закон. 2020. No 4.
3. Гегель Г. Философия права. М.: Мир книги, 2007.
4. Катков В.Д. О привилегиях (па­тентах) на промышленные изобрете­ния. Харьков, 1902.
5. Пиленко А.А. Очерк истории рус­ского законодательства о привилеги­ях на изобретения. М., 1900.