Коломыцева Юлия, магистрант, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Россия, г. Москва
Российское законодательство не содержит норм, регулирующих свободное использование товарных знаков в описательных целях без согласия правообладателя. Но законы некоторых зарубежных стран предусматривают регулирование данного вопроса.
В частности, законодательство в странах Европейского Союза содержит нормы об ограничении исключительных прав на товарные знаки. Согласно положениям Директивы Европейского Парламента и Совета ЕС 2015/2436 от 16.12.2015 («О сближении права государств — членов ЕС в отношении товарных знаков») владелец обозначения не должен ограничивать его использование в следующих случаях:
- — если третья сторона является физическим лицом;
- — если обозначение применяется для описания вида, качества, количества,
функционального назначения, ценности, места происхождения товара/
услуг, времени производства или других характеристик; - — если обозначение необходимо для идентификации сходных товаров/ услуг (например, комплектующих узлов или запасных частей в автосервисе);
- — если торговая марка применяется для художественного выражения.
Особенно широко данный вопрос регулируется в США. Там сложилась доктрина добросовестного описательного использования товарного знака (fair descriptive use) и существует большое количество судебной практики. Согласно § 33(b)(4) Закона Лэнхема1 не считается нарушением исключительного права на товарный знак использование иным лицом описательного (дескриптивного) обозначения, в том числе термина или символа, если такое обозначение не применяется в качестве товарного знака и используется честно и добросовестно с тем, чтобы описать товары или услуги соответствующего субъекта.
Например, в деле Zatarain’s, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc. 698 F.2d 786 (5th Cir. 1983) ответчик использовал на упаковках панировки для жарки выражение Fish fry, сходное до степени смешения с товарным знаком истца Fish-Fri, зарегистрированным в отношении смесей для панировки. Суд признал, что обозначение истца является охраняемым, но отклонил иск по следующему основанию: товарный знак используется для описания товара, а не целей индивидуализации, и не в значении, заложенном в товарный знак2.
В процессе рассмотрения судебных споров суды США должны принимать во внимание:
— репутацию товарного знака правообладателя, если она имеется;
— используется ли сходное обозначение в качестве указания места происждения товара;
— контекст, в котором третья сторона использует сходное обозначение.
В российской судебной практике можно найти некоторое количество судебных решений, в которых отражены правовые позиции, сходные с судами США.
Например, при рассмотрении одного из дел Суд по интеллектуальным правам РФ отметил, что простое упоминание словесного обозначения, входящего в объем правовой охраны товарного знака, не является использованием последнего. Особенно это касается случаев, когда такое обозначение несет смысловую нагрузку, используется в прямом словарном значении и безотносительно к товарам и услугам, для которых зарегистрирован знак3.
Можно сделать вывод о том, что товарный знак должен выступать в качестве идентификатора товаров (услуг) и использоваться в целях индивидуализации товаров, указания на источник их происхождения. Если сходное с товарным знаком обозначение используется в иных целях и при этом отсутствует риск введения потребителей в заблуждение, действия предполагаемого нарушителя находятся за границами исключительного права, а потому не представляют нарушения4.
1 The Lanham (Trademark) Act (Pub.L. 79–489, 60 Stat. 427, enacted July 5, 1946, codified at 15 U.S.C. § 1051 et seq. (15 U.S.C. ch. 22)).
2 «The defense is available only in actions involving descriptive terms and only when the term is used in its descriptive sense rather than its trademark sense.» // URL: https://cyber.harvard.edu/ metaschool/fisher/domain/tmcases/zatar.htm.
3 Постановление СИП РФ от 16.07.2018 по делу No А33-25467/2016.
4 «Право интеллектуальной собственности. Средства индивидуализации : учебник» (том 3) (под общ. ред. Л. А. Новоселовой) («Статут», 2018).
