Выделенная заявка как возможность необоснованно сдвинуть и продлить срок патентной монополии в России

На проблемный характер правового регулирования (вернее, его практически полное отсутствие) выделенных заявок уже обращалось внимание в одной из наших статей¹. Но за прошедший год практика, по мнению И.Г.Озолиной – адвоката, патентного поверенного (Москва, адвокатское бюро г. Москвы «А.Залесов и партнеры», Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.), подкинула новые казусы, а их теоретическое осмысление, если понимать природу субъективного патентного права как законную монополию инвестора (а не изобретателя)², привело к некоторой ясности, как именно должен регулироваться институт выделенных заявок, дабы не становиться инструментом обхода законодательно установленных запретов.

Ключевые слова: изобретение, заявитель, выделенная заявка, патентное право, патентная монополия, исключительное право

Как уже отмечалось, правовое регулиро­вание института выделен­ных заявок в патентном законодательстве более чем скудно³. Есть норма пря­мого действия Парижской конвенции по охране про­мышленной собственности (часть 1 ст. 4G) о том, что должна быть возможность разделить заявку, если экспертиза обнаружит, что она содержит притязания на несколько разных изобретений⁴, а также норма, которая должна быть имплементиро­вана в национальное законодатель­ство (не являющаяся нормой прямого действия – несамоиспол­нимая норма международ­ного договора⁵) – часть 2 ст. 4G, которая говорит о том, что национальное законодательство должно определить условия, при которых заявитель впра­ве сделать то же самое по своей инициативе. Заяви­тель может также по своей инициативе разделить за­ явку на патент, сохраняя в качестве даты каждой отдельной за­явки дату первоначальной заявки и в соответствующих случаях – преимуще­ство права приоритета. Каждой стране союза предоставляется право опреде­лить условия, при которых разрешается такое разделение.

Наверное, нельзя обвинить законо­дателя, что вообще никаких ограниче­ний установлено не было, поскольку п. 4 ст. 1381 ГК РФ одинаково относится как к разделенным заявкам по инициативе экспертизы, так и к разделенным заяв­кам по инициативе заявителя. Однако проблема заложена в том, что ограни­чения в этой статье касаются только возможности сохранения приоритета первоначальной заявки, но никак не определяют, какая заявка может счи­таться выделенной.

То есть заявитель, как обычно, мо­жет подать любую заявку в патентное ведомство. При этом он может указать, что изобретение (для удобства изло­жения ограничимся только заявками на изобретение) уже было раскрыто ранее в такой-­то заявке (ее законодатель на­зывает первоначальной), и вопрос о па­тентоспособности изобретений, охва­тываемых формулой этой заявки, еще не разрешен (она не отозвана, не при­знана отозванной, не исчерпана преду­смотренная ГК РФ возможность подать возражение на решение об отказе в вы­даче патента по ней, а если по ней при­нято решение о выдаче патента – до даты регистрации изобретения). Если эти условия соблюдены, то по новой заявке, которую, как представляется, исключительно для удобства называ­ют выделенной, устанавливается дата подачи и испрашивается дата приори­тета заявки, в которой это новое изо­бретение уже раскрыто.

Полагаю, что даже из такого скуд­ного ограничения очевидно, что если заявитель подает несколько последо­вательных заявок на изобретения А, B и C, причем указывает, что изобрете­ние по заявке B было раскрыто в A, и поэтому просит установить дату подачи и приоритет по заявке A, а также указы­вает, что изобретение по заявке C было раскрыто в A, и тоже просит установить приоритет по заявке A, то очевидно, что первоначальной заявкой считается за­явка A и в первом, и во втором случаях. Почему же в истории делопроизводства по заявке C мы увидим, что приоритет и дата подачи будут установлены по заявке A, а в качестве заявки, из ко­торой заявка C выделена, мы увидим заявку B?

В случаях, когда приходится иссле­довать патент, выданный по четвертой­ пятой выделенной заявке, чтобы найти первоначальную, надо отыскать дело­ производство по каждой предыдущей, чтобы наконец докопаться до первона­чальной. Это была бы небольшая тех­ническая сложность, с которой патент­ные поверенные легко бы справлялись, если бы она не приводила к серьезной правовой ошибке: экспертиза при по­ступлении заявки С установит дату по­ дачи и дату приоритета по заявке A, если еще не завершено делопроизвод­ство по заявке B. То есть для установ­ления даты подачи и даты приоритета первоначальной считается заявка А, а для проверки отсутствия ограничений на установление этого приоритета пер­воначальной будет считаться заявка B.

Любой недостаток правового регу­лирования или сложившегося порядка правоприменения становится заметен тогда, когда кто­-либо находит возмож­ность его использования в целях, очевидно противоречащих целям правово­го регулирования того же или иного ин­ститута. В частности, недостатки такого толкования понятия «первоначальная заявка» стали очевидны, когда один из патентообладателей получил патент в 2008 г. ⁶, а в 2021 г. получил решение о выдаче патента на тождественное изобретение (в результате последова­тельной подачи четырех выделенных заявок), прекратил действие патента, полученного в 2008 г., получил патент в 2021 г. и продлил действие этого ново­го патента до 25 лет, поскольку у него формально была возможность подать заявление о продлении патента в тече­ние шести месяцев с даты его выдачи.

Полагаю, что даже коллеги, которые не видят ничего плохого в том, что за­явители затягивают делопроизводство по заявкам, поскольку срок действия па­тента все равно отсчитывается от даты подачи первой заявки, согласятся, что такое продление патента «не впол­не» отвечает целям введения нормы о продлении срока действия патента в законодательство (патентообладатель все это время пользовался предостав­ленной ему монополией и получил воз­можность продлить ее еще на пять лет). А возможно оно стало только из­-за не­правильного правового регулирования выделенных заявок.

Практика рассмотрения админист­ративных споров и судебная практика, конечно, могут поправить такое несоот­ветствие правоприменения норме зако­на. Однако возникает вопрос: насколько установленное п. 4 ст. 1381 ГК РФ ограничение соответствует природе субъективного патентного права, получение которого и является целью всех этих административных действий и процедур, и насколько оно отвечает целям правового регулирования патентования изобретений?

В конце концов природа исключи­тельного права, права абсолютного – возложение обязанности воздержать­ся от использования объекта исключи­тельного права на третьих лиц против их воли, в отличие от прав относитель­ных, поскольку корреспондирующие относительным правам обязанности лицо принимает на себя по собственной воле. Здесь уместно вспомнить замеча­ние Л.Эннекцеруса, которое он сделал, обосновывая случаи запрещаемого гер­манским гражданским уложением злоу­потребления правом:

«Запрещено не всякое осуществление права, причиняющего вред другому. Без нанесения вреда другим лицам при осуществлении некоторых прав даже нельзя обойтись, если вообще их осуществлять. Недостаточно также, чтобы осуществление права имело целью причинить вред. Требуется большее: из обстоятельств дела должно вытекать, что осуществление права для лица, совершающего данное действие, не может иметь никакой другой цели, чем причинение вреда»⁷.

Поэтому важно в порыве ограничить патентную монополию не создать слиш­ком много ограничений, которые нару­шат хрупкий баланс патентной системы.

Автор статьи исходит из того, что ис­ключительное право на изобретение – принадлежащая патентообладателю­ инвестору законная монополия на изо­бретение (см. цитату выше). Монополия эта ограничена в пространстве (терри­тория страны или нескольких стран) и во времени (срок действия патента – 20 лет – строго отсчитывается от даты по­ дачи заявки, в которой это изобретение раскрыто, причем раскрыто обществу, поскольку мы помним и про Парижскую конвенцию, и про п. 3 ст. 1381 ГК РФ, согласно которым изобретение может быть раскрыто в заявке, поданной за год до подачи той, по которой будет выдан патент со сроком действия 20 лет. Однако в большинстве случаев эта более ранняя заявка еще не будет опу­бликована к дате подачи второй).

«Нельзя, однако, забывать и о том, что право интеллектуальной собственности всегда было призвано удовлетворить два интереса – частный и общественный. Самой лучшей иллюстрацией этого тезиса является практически универсальный принцип срочности охраны интеллектуальной собственности. Создание возможности для присвоения нематериального результата, закрепление монополии на его воспроизведение и использование лишает аналогичных возможностей остальных членов общества. Общественное достояние в виде совокупности накопленных знаний и образов перестает быть общим, растаскивается по частям различными правообладателями... Но обоснование принципа срочности правовой охраны лежит в иной области и практически полностью тождественно обоснованию самой охраны»⁸.

При этом нормально функциониру­ющее общество заинтересовано в ста­бильном гражданском обороте: в про­изводстве инновационных решений на собственной территории, здоровой конкуренции, доступности инновационных решений для своих граждан, а также в том, чтобы капитал оставался в стране и вкладывался в длительные инвести­ционные проекты.
В большинстве случаев конкурентам патентообладателя нужна максимально быстрая определенность, на что имен­но он получит монополию и когда это произойдет. Узнать, что перспективная заявка конкурента отозвана, наладить производство и через полтора года обнаружить, что полтора года назад была подана выделенная заявка и по ней по­лучен патент на производство продук­та, которое ты наладил, – сомнитель­ное поощрение для предпринимателей вкладываться в развитие инновацион­ных производств на территории своей страны. Особенно, если тебе грозит не только возмещение лицензионных пла­тежей в двойном размере, но и запрет исполнения заключенных контрактов (пресечение действий, нарушающих право) и уничтожение орудий, обору­дования или иных средств, главным образом используемых или предназна­ченных для совершения нарушения ис­ключительных прав на результаты ин­теллектуальной деятельности⁹. Проще либо организовать производство в юрисдикциях, традиционно равнодуш­ных к патентному праву, либо вообще не связываться с организацией такого инновационного производства.

Если система защиты патентных прав после выдачи патента эффектив­на в стране, и после выдачи патента нарушителю патентных прав придется не просто понести дополнительные из­держки в виде лицензионных платежей (финансовый риск, которые будущий возможный нарушитель может зало­ жить в свой бизнес­план), а вообще раз­ рушить гражданский оборот, в котором он участвует, заявитель – будущий па­тентообладатель – должен максималь­но быстро определиться со своими при­тязаниями, сообщить об этом обществу. Экспертиза, в свою очередь, должна максимально быстро и прозрачно дать ответ на вопрос: являются ли эти при­тязания патентоспособными.

Именно поэтому российское патент­ное законодательство (да и законода­тельство большинства стран) ограни­чивает срок для подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу, возможность преобразования заявки на изобретение в заявку на полезную модель (до даты публикации заявки на изобретение), срок действия патента (и возможность его продления для случа­ев, когда эта возможность установле­на законом), срок для восстановления заявки, признанной отозванной, и срок для разделения заявки (если все же считать, что выделенная заявка, упо­мянутая в п. 4 ст. 1381 ГК РФ, и есть ре­ализация права на разделение заявки согласно ст. 4G Парижской конвенции). Для этой же цели устанавливается воз­можность третьим лицам так или иначе принять участие в экспертизе заявки (в частности, подать ходатайство об экспертизе по существу или представить обращение, в котором обосновать свое мнение о непатентоспособности заяв­ленного объекта).

Институт подачи выделенных заявок в реализованном сейчас виде позволя­ет обойти все указанные выше ограни­чения:

сдвинуть срок окончания экспертизы по существу, последовательно подавая новые выделенные заявки, по которым экспертиза начинается заново, при этом в предыдущих заявках можно оставлять заведомо непатентоспособные или коммерчески неперспективные варианты раскрытых в первоначальной заявке технических решений;

почти бесконечно продлевать срок ответа на запрос экспертизы по существу, каждый раз подавая выделенные заявки, как только истекает срок максимального продления срока ответа на запрос;

по сути, преобразовать заявку на изобретение в заявку на полезную модель много позже даты публикации сведений о заявке на изобретение в обход запрета ст. 1379 ГК РФ;

бесконечно вносить изменения в формулу изобретения, корректируя ее под выходящие на рынок продукты конкурентов;

затруднять конкурентам вмешательство в экспертизу их заявки на изобретение, поскольку выделенные заявки будут опубликованы только через 18 месяцев после их поступления в Роспатент, а существенная часть экспертизы (если не вся) к тому моменту уже будет завершена.

Уважаемые нами коллеги, против­ники ограничений на подачу выделен­ной заявки, руководствуются посылом: «Не кради чужое – не будет таких проблем». То есть обращают внимание на то, что закон не должен давать преиму­щества конкурентам, которые получа­ют информацию о новых технических решениях из публикуемых заявок на патенты и ищут способы их использо­вания в своих производствах. Но ведь именно за это и дается инвесторам мо­нополия – за то, что они раскрывают из­вестные им технические решения (соз­данные, кстати, в большинстве случае другими), что позволяет науке и технике двигаться вперед, отталкиваясь от них и используя их. Поэтому неэффективно и противно природе патентного права сдерживать конкурентов в использова­нии решений, раскрытых в заявках на патент, если есть основания полагать, что патент на эти решения получен не будет.

Можно долго спорить о природе права. Можно бесконечно рассуждать о том, может ли закон защищать интере­сы только одной группы лиц. Но закон, направленный на обеспечение стабильности гражданского оборота, не может поощрять правовую неопределенность для одной из групп участников граж­данского оборота. Всем участникам будущих возможных правоотношений по поводу выданного патента должно быть понятно, с какого момента и что разрешено, а что запрещено.

С какого момента общество может начать получать доход от раскрытия в заявке информации о технических ре­шениях? Только после истечения 20 лет с момента подачи заявки, в которой эти решения раскрыты? Все согласны с тем, что при проведении исследования на патентную чистоту надо исследовать все возможные технические решения, любым образом раскрытые в отозван­ных заявках, а также любые комбинации признаков этих технических решений? Это точно будет отвечать интересам всего общества? Возможно, хотя автор статьи с этим не согласен. Но тогда не должно быть и ограничений на подачу ходатайства экспертизы по существу, ограничений срока ответа на запрос и восстановление заявки, признанной отозванной.

Автор полагает, что патентная си­стема не должна содержать неожи­данностей для участников граждан­ского оборота: не может быть так, что патент выдан, раскрытое в нем реше­ние не охватывается формулой, и при этом никто не может этим раскрытым решением воспользоваться. Соответ­ственно, основной принцип патентной системы – отсутствие неожиданностей в отношении делопроизводства по опу­бликованной заявке для третьих лиц.

В какой­-то степени решением про­блемы будет изменение подхода к де­лопроизводству Роспатентом:

во-первых, если первоначальная заявка опубликована, то информация о выделении заявки (и всех последующих выделениях) должна быть публична и доступна в файле первоначальной заявки;

во-вторых, выделенная заявка должна сразу же публиковаться (поскольку она уже опубликована), и ее правовой статус должен быть такой же, как правовой статус заявки, сведения о которой опубликованы;

в-третьих, разумеется, для всех целей первоначальной заявкой должна считаться самая первая заявка, по которой и устанавливается дата подачи, и испрашивается приоритет.

Вызывает недоумение необходи­мость писать об этом в 2021 г., в то время как п. 1 резолюции AIPPI¹⁰, при­нятой на конгрессе 2016 г. и посвящен­ной публикации заявок на патенты, ука­зывал:

«...Когда заявка вытекает из более ранней заявки, являясь выделенной или продолженной заявкой, такая заявка должна быть опубликована как можно скорее после подачи, если наиболее ранняя заявка уже опубликована, а если наиболее ранняя заявка не опубликована – тогда одновременно с наиболее ранней родительской заявкой или как можно скорее после публикации наиболее ранней заявки»¹¹.

А в резолюции AIPPI 2007 г. «Вы­ деленные, продолженные и частич­но продолженные заявки на патенты» признается, что хотя выделенные и продолженные заявки дают возмож­ность гибкости в выборе стратегии па­тентования, они в то же время могут приводить к задержкам и сложности ведения делопроизводства, а также создают правовую неопределенность для третьих лиц¹². Во избежание этой правовой неопределенности признает­ся необходимым ускорять публикацию выделенных и продолженных заявок, а в отношении продолженных заявок разумно установить ограничения по времени их подачи во избежание злоу­потреблений. При этом к продолженным заявкам в смысле, который им придает цитируемая резолюция, относятся заяв­ки, относящиеся к изобретениям, кото­рые были охарактеризованы в формуле первоначальной заявки (большинство выделенных заявок в Российской Фе­дерации именно такие).

При подготовке к обсуждению этой резолюции национальным группам AIPPI был задан вопрос: если их право­вая система позволяет подавать выделенные и продолженные заявки, как целесообразность и возможность их пода­чи обоснована в законодательстве, для чего они подаются? Согласно сводному отчету на вопрос Q193 «Выделенные, продолженные и частично продолжен­ные заявки на патенты» группы, отве­тившие на этот вопрос, подчеркивали необходимость преодоления возраже­ний о несоответствии заявки требова­нию единства изобретения.

Интересно, что немецкая группа AIPPI отметила, что введение ст. 4G (2) Парижской конвенции было результа­том лондонской резолюции AIPPI 1932 г. (r 32/7) и пражской резолюции 1938 г. (R38/2). В лондонской резолюции утверж­далось, что добровольное разделение должно быть доступно, чтобы заявитель мог ускорить предоставление правовой охраны частям заявки, по которым нет спора о патентоспособности(!). В праж­ской резолюции утверждалось, что добровольное разделение оправдано также для того, чтобы позволить заяви­телю упростить независимое использо­вание нескольких различных элементов изобретения, содержащихся в исходной заявке¹³. Интересно посмотреть прото­кол обсуждения резолюции о внесении изменений в Парижскую конвенцию, со­гласно которому немецкая группа в 1932 г. выступала против внесения этих из­менений и предложила внести в резо­люцию следующую формулировку: «Тем не менее подавляющим большинством голосов было принято решение предложить международной ассоциации принять следующую резолюцию: заявителю следует отказать в праве на свободное разделение его заявки»¹⁴. Ни одна из групп в 2007 г. не сочла воз­можным указать, что выделенные за­явки разрешены законодательством для того, чтобы позволить заявителю бесконечно долго спорить с патентным ведомством о патентоспособности, из­нуряя эксперта многочисленными изменениями после очередных возражений третьих лиц, или скрывать от них ход делопроизводства по заявке.

Имеет смысл вспомнить, что патент­ная система США долгое время крити­ковалась за наличие так называемых «заявок – подводных лодок». Однако в 2000 г. в патентный закон этой стра­ны были внесены изменения, которые ввели публикацию сведений о заявках до выдачи патента. Судебная практика негативно оценила длительное необо­снованное затягивание делопроизвод­ства заявителями, применив «доктрину необоснованного затягивания делопроизводства» и обосновав, что такое затягивание – достаточное основание для признания патента не подлежащим защите, если он уже выдан, или отказу в выдаче патента патентным ведом­ством¹⁵, а среди специалистов продол­жаются дебаты о характере так называ­емых продолженных заявок и создавае­мых ими необоснованных препятствиях для конкурентов¹⁶.

Почему же наша патентная систе­ма, которая всегда считалась (не всег­да, кстати, обоснованно) лишенной не­достатков прежней патентной систе­мы США, сохраняет и поощряет те же самые «подводные лодки»?

В п. 4 ст. 1381 ГК РФ заложена еще одна серьезная проблема правового регулирования. Полагаем, уважаемый читатель согласится, что такой прием юридической техники, как установление приоритета поздней заявки по более ранней заявке, никак не позволяет дать определение именно выделенной заяв­ке и определить содержание этого пра­вового института. Согласитесь, если бы не упоминание слова «выделенная» в этой статье ГК РФ, напрямую связать ее с правом на разделение заявки по ст. 4G Парижской конвенции было бы сложно.

Поэтому, поскольку российское за­конодательство по сути так и не опре­делило условия разделения заявки по инициативе заявителя, правопримени­тельному административному органу ничего не оставалось делать, кроме как не ограничивать заявителя в пода­че заявок, которые он считает выделен­ными, поскольку право, установленное Парижской конвенцией, вроде как есть (что спорно), а ограничений националь­ного законодательства нет (некоторые рекомендации экспертизе в Руковод­стве не могут считаться нормативно­ правовыми ограничениями, поскольку Руководство, как известно, не является нормативно-­правовым актом). Полага­ем, что закон все же должен содержать норму, описывающую случаи и условия возможности подачи выделенной за­явки по инициативе заявителя, а также характер такого разделения: может ли объем охраны выделенной и первона­чальной заявок пересекаться, может ли быть подана выделенная заявка на решение, отсутствовавшее в формуле изобретения на момент публикации за­явки, какие изменения могут вноситься в выделенную заявку и т.п.

Отдельно стоит обратить внимание на соотношение норм об установле­нии приоритета выделенной заявки по приоритету первоначальной заявки (п. 4 ст. 1381 ГК РФ) и установление так называемого внутреннего приоритета – приоритета по более ранней нацио­нальной неопубликованной заявке, которая сразу после подачи новой при­ знается отозванной (п. 3 ст. 1381 ГК РФ). Данная норма применяется в случае, когда заявитель привел в первоначаль­но поданной заявке, например, неверные данные о способе осуществления своего изобретения или о реализации назначения, но в течение года получил новые экспериментальные данные и не хочет, чтобы неверные примеры были опубликованы. Вряд ли можно говорить, что п. 3 ст. 1381 ГК РФ применяется в случае, когда заявителю необходимо добавить новые признаки в формулу, которые отсутствовали на дату подачи более ранней заявки. В таком случае нельзя утверждать, что изобретение было раскрыто в более ранней заявке, а ведь именно раскрытие и является основанием для установления приоритета по ней.

В.Ю.Джермакян очень корректно об­ращает внимание на то, что эта норма, по сути, противоречит стремлению общества ознакомиться с содержани­ем поданной заявки, и именно поэтому она столь ограничена в применении: «Интересна также возможность вообще скрыть от общественности то изобретение, к которому относилась более ранняя заявка, если внутренний приоритет испрашивается для другого, раскрытого в более ранней заявке изобретения, или скрыть содержавшиеся в более ранней заявке недостоверные сведения или сведения, которые могут составить предмет ноу-хау, и т.п.»¹⁷.

Таким образом, материально-­право­вые условия для подачи такой более поздней заявки с сохранением более раннего приоритета абсолютно такие же, как и материально-­правовые усло­вия для подачи так называемой выде­ленной заявки: изобретение по поздней заявке должно быть раскрыто в ранней.

Однако п. 3 ст. 1381 ГК РФ содержит несколько процедурных ограничений:

срок для подачи такой заявки ограничен (один год – для изобретения, полгода – для полезной модели и промышленного образца);

более ранняя заявка признается отозванной (следовательно, не публикуется, и невозможно двойное патентование).

При этом применение указанного пункта невозможно, если по первой за­ явке уже установлен более ранний при­оритет. Следовательно, она исключена из применения для всех конвенционных (читай – зарубежных) заявок. Пожалуй, это единственное условие, которое не позволяет утверждать, что подача вы­деленной заявки в большинстве слу­ чаев является обходом процедурных запретов, установленных этой нормой.

Но если в этом случае законодатель установил эти ограничения, то почему он не установил их для подачи выде­ленных заявок, бесконтрольная подача которых при отсутствии информации не только об их объеме, но и самом факте их подачи не меньше противоречит ин­тересам общества быть ознакомленным с возможными заявками на патенты?

Логичное решение, конечно, толко­вать ст. 4G Парижской конвенции ис­ходя из ее смысла и истории внесения этих изменений, то есть считать, что заявитель имеет право разделить заяв­ку по своей инициативе в тех же самых случаях, в каких экспертиза вправе ему это предложить. На это указывает фор­мулировка изменений в ст. 4G Париж­ской конвенции, предложенная венгер­ской группой AIPPI на конгрессе 1935 г. в Лондоне: «В случае, если заявка содержит несколько изобретений, которые согласно законодательству страны не могут быть включены в одну и ту же заявку, заявителю будет разрешено, однако, соблюдая законы страны, разделить свою заявку – либо по своей собственной воле, либо по согласованию со стороны властей, сохранив в качестве даты каждой заявки на разделение дату первоначальной заявки, и при необходимости воспользоваться правом приоритета»¹⁸.

То есть, если согласно п. 4 ст. 1484 ГК РФ экспертиза вправе предложить заявителю подать выделенные заявки при нарушении требования единства изобретения, то и заявитель по своей инициативе вправе подать выделенную заявку только в случае, если включение нового независимого пункта, характери­зующего такое техническое решение, в формулу изобретения (это не запрещено, если данный объект действительно был раскрыт в первоначальных мате­риалах заявки) приведет к нарушению требования единства изобретения.

Безусловно, такое ограничение соз­даст дополнительную нагрузку на экс­пертизу, если заявитель сочтет необ­ходимым добавить новый независимый пункт в формулу после проведения информационного поиска. С этой позиции, конечно, выделение заявки и ведение по ней отдельного делопроизводства было бы разумным и удобным, если бы не отсутствие публичности при этой процедуре. Но нельзя утверждать, что право на подачу выделенной заявки, которым по факту обладает заявитель сегодня, вытекает из ст. 4G Парижской конвенции, поскольку конвенция касалась права разделить заявку при несо­блюдении требования единства. Такое право на подачу выделенной (продол­женной, какой угодно другой вторичной заявки) должно быть предоставлено заявителю федеральным законом, как и любое иное самостоятельное основа­ние возникновения гражданских прав и обязанностей.

Итак, помимо правильного примене­ния уже существующих норм, полагаем необходимым соблюдение следующих принципов в отношении выделенных заявок, если возможность их подачи (будет) предусмотрена законодательством:

принцип публичности информации о незавершенности процесса выдачи патента (выделенная заявка не должна быть «подводной лодкой»);

выделенная заявка не должна быть механизмом обхода установленных законом запретов при ведении делопроизводства:

не должна быть механизмом продления срока ответа на запрос свыше установленного законом, поэтому выделенная заявка должна следовать судьбе основной заявки – если первоначальная считается отозванной в связи с отсутствием ответа на запрос, то же должно происходить и с выделенной;

не должна быть механизмом необоснованного расширения объема охраны;

объем правовой охраны по патенту, полученному по выделенной заявке, может пересекаться с объемом правовой охраны по первоначальному патенту только в той степени, в которой мог бы быть выдан патент на тот же объем, если бы эта заявка не была выделенной и если бы первоначальная заявка была включена в уровень техники по отношению к выделенной;

выделение заявки на полезную модель из заявки на изобретение должно осуществляться только в срок, который позволяет преобразовать заявку на изобретение в заявку на полезную модель, и это должно быть прямо предусмотрено законом, поскольку является основанием возникновения нового права;

продление может быть применено только в отношении патента, полученного по первоначальной заявке.

Безусловно, вводя дополнитель­ные ограничения в патентную систему, важно не разрушить ее основу и не соз­дать для инвесторов­заявителей насто­лько неразумные и труднопреодолимые препятствия для получения патента, которые отвратят их от желания полу­чать патенты (и инвестировать) в нашей стране. Полагаем, что именно поэтому дополнительные ограничения должны вводиться исключительно законом, а не подзаконными актами или руководства­ ми, чтобы они были известны, понятны и предсказуемы для всех участников гражданского оборота.

¹ Залесов А.В., Озолина И.Г. Выделенные заявки на выдачу патента – инструмент обхода за­кона?//Патентный поверенный. 2021. No 2. С. 23.

² Залесов А.В. Об отсутствии исключитель­ного права на изобретение у создавшего его изобретателя//Патенты и лицензии. Интеллек­туальные права. 2021. No 11. С. 15.

³ Залесов А.В., Озолина И.Г. Указ соч.

⁴ Если экспертиза обнаружит, что заявка на патент является комплексной, заявитель может разделить заявку на несколько отдельных зая­вок, сохраняя в качестве даты каждой из них дату первоначальной заявки и в соответствую­щих случаях – преимущество права приоритета.

⁵ Осминин Б.И. Заключение и имплемента­ция международных договоров и внутригосудар­ственное право. М.: Инфотропик Медиа, 2010.

⁶ Речь идет об истории делопроизводства по патенту RU 2746132: патент выдан 7 апреля 2021 г. по заявке RU 2020135467, продлен, дополни­ тельный патент от 2 августа 2021 г., дата приори­тета – 20 мая 2002 г. Эта заявка RU 2020135467 является выделенной из RU 2017131447, которая является выделенной из RU 2013115635 (патент RU 2643764 выдан 5 февраля 2018 г.), которая является выделенной из RU 2008122558 (патент RU 2489151 выдан 10 августа 2013 г.), которая является выделенной RU 2004137489 (патент RU 2337916 выдан 10 ноября 2008 г.), которая является национальной фазой заявки PCT PCT/ US03/15591, поданной 15 мая 2003 г. и опублико­ванной как PCT/WO03/099836 4 декабря 2003 г.

⁷ Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Т. i. М., 1950. С. 437.

⁸ Бабаев А.Б., Бабкин С.А., Бевзенко Р.С. и др. Гражданское право. Актуальные пробле­мы теории и практики. В 2­х т./Под общ. ред. докт. юрид. наук В.А.Белова. 2­е изд. М.: изд­во «Юрайт», 2015.

⁹ Автор статьи не считает эти меры защиты субъективного патентного права чрезмерными при нормально функционирующей системе по­лучения патентных прав.

¹⁰ Международная ассоциация по охране промышленной собственности (AIPPI) – ста­рейшая на территории Европы международ­ная неправительственная организация, зани­мающаяся разработкой и совершенствованием правовых режимов охраны интеллектуальной собственности. Ассоциация осуществляет свою деятельность путем проведения исследований существующих национальных законов и пред­лагает меры по достижению гармонизации этих законов на международной основе.

¹¹ https://aippi.soutron.net/portal/download­ imagefile.ashx?fieldValueid=2899

¹² applications:https://aippi.soutron.net/portal/ default/en­gb/recordView/index/2539

¹³ https://aippi.soutron.net/portal/download­ imagefile.ashx?fieldValueid=4000

¹⁴ https://aippi.soutron.net/portal/download­ imagefile.ashx?fieldValueid=3275. С. 100.

¹⁵ См.: united states court of appeals for the federal circuit, 04­1451, symbol technologies, inc., et. al, v. lemelson medical, education & research foundation, lp. 9 сентября 2005 г. in re stephen b. bogese ii, 303 f.3d 1362 (fed. cir. 2002)//https:// law.justia.com/cases/federal/appellate­courts/ f3/303/1362/505714/

¹⁶ lemley, m. a, & moore, K. a. (2003). ending abuse of patent continuations. uc berkeley: berkeley law, см.: https://escholarship.org/uc/ item/9wq259tk

¹⁷ Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса РФ. 4­е изд., перераб. и доп.//Специально для си­ стемы «Гарант», 2015.

¹⁸ https://aippi.soutron.net/portal/download­ imagefile.ashx?fieldValueid=3275. С. 101.

Список литературы

1. Бабаев А.Б., Бабкин С.А., Бевзенко Р.С. и др. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики. В 2-х т./Под общ. ред. докт. юрид. наук В.А.Белова. 2-е изд. М.: изд-во «Юрайт», 2015.
2. Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса РФ. 4-е изд., перераб. и доп.//Специально для системы «Гарант», 2015.
3. Залесов А.В. Об отсутствии исключительного права на изобретение у создавшего его изобретателя//Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2021. No 11.
4. Залесов А.В., Озолина И.Г. Выделенные заявки на выдачу патента – инструмент обхода закона?//Патентный поверенный. 2021. No 2.
5. Осминин Б.И. Заключение и имплементация международных договоров и внутригосударственное право. М.: Инфотропик Медиа, 2010.
6. Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Т. I. М., 1950.
7. Аnuaire de l’asociation internationale pour la protection de la propriété industriele 36 anée n 4, 2 serie 1932. Congrês de londres 16–21 mai 1932, le comité exécutif (bruxeles) 26-21 juin 1931. Paris librairie clasiqu eugene belin 8, rue férou, 8, 1993//https://aippi.soutron. net/Portal/DownloadImageFile.ashx? fieldValueId=3275
8. Congress AIPPI, Milan 2016, Adopted Resolution as of September 20, 2016, «Publication of Patent Applications» //https://aippi.soutron.net/Portal/Down- loadImageFile.ashx? fieldValueId=2899
9. Lemley M.A, & Moore K.A. Ending Abuse of Patent Continuations. UC Berkeley: Berkeley Law, 2003//https://escho- larship.org/uc/item/9wq259tk
10. Summary Report AIPPI, Question Q193 «Divisional, Continuation and Continuation in Part Patent Applications» //https://aippi.soutron.net/Portal/Down- loadImageFile.ashx?fieldValueId=4000