Материал впервые опубликован в Адвокатской газете, выпуск № 12 (389) 16-30 июня 2023 года
Алексей Залесов
Адвокат АП г. Москвы, патентный поверенный, управляющий партнер АБ «А. Залесов и партнеры» (г. Москва), к.ю.н.
Защита от иска о нарушении патентного права
Оспаривание действительности патента в Палате по патентным спорам Роспатента
По утверждению ведущих аудиторских компаний, значимость патентных споров для успеха работы в таких отраслях, как фармацевтика, пищевая промышленность, агрохимия, IT-технологии и производство прикладной электроники, очень высока. Это обусловлено тем, что патентообладатель может обеспечить себе законную монополию и поддерживать относительно высокую стоимость своей продукции ввиду отсутствия конкуренции. Если кто-то решит выпустить продукцию, подпадающую под объем правовой охраны патента, то в рамках искового производства исключительное патентное право будет защищено.
Отечественная судебная система (арбитражные суды первой, апелляционной инстанции и Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции) рассматривает иски о нарушении патента в целом эффективно, в том числе и по критерию затраченного на рассмотрение дела времени, в сравнении с иностранными юрисдикциями. В результате удовлетворения судом требования о запрете ответчику вводить в оборот определенный продукт или осуществлять его производственный способ истец-патентообладатель может удалить с рынка данный продукт или технологию его производства как нарушающие его патент. Также распространенным является материальное исковое требование о присуждении компенсации за нарушение исключительного права по патенту в размере до 5 млн руб. вместо взыскания убытков, размер которых сложно доказать. Наиболее распространенными на настоящее время (за последние три года) являются решения судов, предусматривающие удовлетворение данного требования в диапазоне от 500 тыс. до 3 млн руб. Анализ статистики исполнительного производства показывает, что подавляющее большинство вступивших в законную силу судебных актов успешно исполняются.
Таким образом, наиболее уязвимыми в плане рисков подпасть под действие патента считаются такие товары, как лекарства, биологически активные добавки к пище (БАД), агрохимикаты (удобрения и пестициды), смартфоны и другие электронные устройства. Потенциальный ответчик по иску о нарушении патента сильно рискует, ведь разработка и вывод на рынок (получение разрешительной документации) таких товаров требует значительных инвестиций, которые окажутся потерянными в случае поражения в патентном споре. В других секторах экономики нашей страны (химическая и пищевая промышленность, станкостроение и машиностроение) значимых дел в области патентов существенно меньше, но все они также уже знают примеры запретов оборота продукции ввиду нарушения патента.
Российские адвокаты все чаще участвуют в патентных спорах в качестве представителей сторон, а значимость и возрастающее количество этих дел делает это направление практики достаточно перспективным.
Поскольку ведущие дело адвокаты должны ориентироваться в процессе в целом, а не только в его «арбитражной» части, то в рамках данной статьи рассмотрим практическую особенность данной категории дел в случае, когда в качестве защиты от иска используется правовая позиция о ничтожности исключительного права в связи с тем, что патент был выдан с нарушениями требований закона (недействительный патент). Обычно эта часть спора (особенно при возражениях по патентоспособности) осуществляется патентными поверенными, но адвокаты, вовлеченные в процесс, должны также понимать правовую суть и основные этапы этой процедуры. Описанные ниже аспекты споров в равной мере касаются патентов на изобретение, полезную модель и промышленный образец, так как процедуры максимально схожи (отличие лишь в нормативно установленных условиях патентоспособности).
Специфика патентных споров в отечественной правовой системе состоит в том, что оспорить действительность исключительного права, на котором основан иск, в качестве встречного иска в рамках одного арбитражного процесса нельзя. Суд, рассматривающий иск о нарушении, не примет соответствующий встречный иск или прекратит производство по нему (в случае ошибочного принятия к рассмотрению). Это обусловлено тем, что российский законодатель в ст. 1398 Гражданского кодекса РФ предусмотрел обязательный досудебный административный порядок рассмотрения данных споров в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) при оспаривании патентоспособности охраняемого изобретения либо исковое производство в Суде по интеллектуальным правам при оспаривании правомерности выдачи патента конкретному патентообладателю (споры об авторстве и праве на получение патента). При признании Роспатентом или Судом по интеллектуальным правам выданного патента недействительным аннулируется соответствующая запись о праве в государственном реестре. Причем это делается с даты подачи заявки на патент, т.е. ретроактивно. Таким образом, исключительное право, основанное на данном патенте, признается ничтожным, и его нарушение, на которое указано в ранее поданном иске, места не имело (вне зависимости от иных обстоятельств дела). В рамках настоящей статьи рассмотрим только особенности производства по возражениям в Палате по патентным спорам Роспатента.
При удовлетворении возражения в Роспатенте патент может быть признан недействительным либо полностью, либо частично. В последнем случае на изобретение выдается новый патент с новой формулой изобретения, новым номером, новой датой выдачи и иным объемом охраны, что, безусловно, будет иметь значение для установления судом наличия или отсутствия нарушения исключительного права и принятия решения по иску.
Законом предусмотрено, что возражение против выдачи патента от имени иностранного лица (физического лица или организации) должно подаваться в Роспатент зарегистрированным патентным поверенным, имеющим регистрацию в отношении соответствующего объекта патентных прав (изобретение, полезную модель и промышленный образец). В случае если представляемое лицо является российским юридическим лицом или гражданином, то такого ограничения нет, и адвокат может участвовать как представитель в административном процессе. Административный процесс в Роспатенте регулируется Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке (утв. приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. No 644/261). Правила хотя и предусматривают участие представителей сторон в рассмотрении возражения на заседании Коллегии, формируемой Роспатентом, с возможностью раскрыть позицию и представить доказательства, но наличие у Коллегии ряда дополнительных «активных» полномочий не позволяет в полной мере считать данный административный процесс состязательным и равноправным для сторон. То есть представлять этот процесс в качестве некоей квазисудебной процедуры с независимым арбитром неправильно. По действующим правилам рассмотрения споров Роспатент не является беспристрастным арбитром, а выступает активным участником административного процесса, реализующим по своей инициативе и усмотрению ряд полномочий (например, направление измененной формулы на дополнительный поиск или фактическое выдвижение новых оснований для оспаривания). Можно констатировать, что в активной роли Роспатента при рассмотрении возражения против выдачи патента есть и положительные, и отрицательные стороны. К положительным моментам следует отнести профессионализм экспертов, входящих в Коллегию, обусловленный их специализацией и, как правило, большим опытом работы. К отрицательным аспектам существующего порядка можно отнести то, что Роспатент, рассматривая возражение, пересматривает свое собственное решение о выдаче патента, т. е. выступает «судьей в своем деле». В большинстве случаев Роспатент отказывает по возражению в признании патента недействительным. Примечательно, что спор рассматривается Коллегией, сформированной из экспертов Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Роспатента, но при этом в споре в качестве некоего «третьего лица» участвует представитель экспертизы. А именно: эксперт отраслевого отдела ФИПС, принявший ранее мотивированное решение о выдаче оспариваемого патента по результатам проведенной им патентной экспертизы. Данное «третье лицо» фактически выступает на стороне патентообладателя, защищая правомерность вынесенного им решения о выдаче патента, но при этом «третье лицо» является коллегой лиц, принимающих решение по делу. Правила рассмотрения не препятствуют отложению рассмотрения дела как по инициативе сторон, так и Коллегии. Значимые для рынка административные споры (например, по фармацевтическим патентам) рассматриваются Роспатентом более года, причем ввиду многократных отложений (на один-два месяца) обычно проходит 5–12 заседаний.
По завершении рассмотрения на заседании Палаты по патентным спорам Коллегия в совещательной комнате выносит заключение об удовлетворении возражения или об отказе в таковом. Важно отметить, что до этого момента лицо, подавшее возражение, вправе отказаться от возражения, и производство по делу будет прекращено. Как правило, обычно оформляется возможное урегулирование спора. Если патент на изобретение или полезную модель признан Коллегией недействительным частично, то в резолютивной части указывается на выдачу нового патента с измененной формулой (сокращенной по объему правовой охраны). Полный текст письменного решения Роспатента готовится в течение двух месяцев после вынесения заключения Коллегией. При этом руководитель Роспатента имеет право не согласиться с заключением и направить возражение на новое рассмотрение. Вынесенное решение Роспатента порождает правовые последствия для действительности патента сразу (т. е. патент аннулируется, и исключительное право на изобретение отсутствует).
При этом решение Роспатента в течение трех месяцев может быть оспорено путем подачи заявления в Суд по интеллектуальным правам. Само по себе обращение в суд не приостанавливает действие решения Роспатента. Практика показывает, что попытки получить предварительные обеспечительные меры в Суде по интеллектуальным правам в виде приостановления действия решения Роспатента почти никогда не венчаются успехом. Сроки рассмотрения заявления в Суде по интеллектуальным правам по первой инстанции (решение которой вступает в законную силу сразу же) варьируются от пяти месяцев до 1,5 лет. Для практики важно, что на стадии рассмотрения спора о действительности патента в суде также возможно его урегулирование между патентообладателем и оппонентом, несмотря на то что это не гражданско-правовой спор, а производство, вытекающее из публичных правоотношений (требование заявлено к Роспатенту как к органу государственной власти).
Распространенной практикой при защите от иска о нарушении патента путем подачи возражения против выдачи патента в Роспатент является подача ходатайства в суд о приостановлении рассмотрения дела до разрешения спора о действительности патента. Такая возможность предусмотрена законом, но следует помнить, что приостановление рассмотрения по этой причине является правом, а не обязанностью суда. В соответствии с гл. 16 АПК РФ в случае возникновения обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела в связи с тем, что данные обстоятельства могут повлиять на законность принятого судебного акта, арбитражный суд приостанавливает производство по делу на срок до момента устранения данных обстоятельств. Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 142 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. No 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», при рассмотрении Роспатентом возражений против выдачи патента суд вправе приостановить производство по делу о нарушении прав. Вопрос о необходимости такого приостановления разрешается арбитражным судом в каждом конкретном случае на основе установления и исследования фактических обстоятельств в пределах предоставленной ему законом свободы усмотрения. О возможности приостановления спора о нарушении указано и в правовых позициях Суда по интеллектуальным правам, согласно которым подача возражения против действия патента является законным способом ответа лица, к которому предъявлены требования, связанные с нарушением прав на патент, в случае если это лицо обоснованно полагает соответствующее техническое решение непатентоспособным (постановление Суда по интеллектуальным правам от 8 декабря 2021 г. No С01–1942/2021 по делу No А50–1628/2021).
Начало 2023 г. в отечественной патентной системе ознаменовалось существенным изменением подходов к решению вопросов об определении издержек и их возмещении в спорах о действительности патента. Причиной тому стало опубликованное постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 10 января 2023 г. No 1-П «По делу о проверке конституционности статьи 15 и пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 106 и части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью “НИКА-ПЕТРО-ТЭК”». Данное постановление по сути предписывает считать судебными издержками расходы, понесенные патентообладателем или лицом, подавшим возражение, при рассмотрении спора о действительности его патента на административной стадии в Роспатенте, т. е. при рассмотрении возражения Коллегией Палаты по патентным спорам. За прошедшие несколько месяцев уже имелись случаи ссылок на высказанные Конституционным Судом РФ подходы к рассмотрению арбитражным судом вопроса о возмещении судебных издержек, т. е. установленный судьями КС РФ механизм взыскания административных расходов даже начал работать. Это обстоятельство нужно учитывать в практической деятельности адвоката при принятии решения об обращении в Палату по патентным спорам.
В завершение можно отметить, что эффективная защита от иска о нарушении патентных прав, конечно, предусматривает проработку всех возможных путей отстаивания правомерных интересов ответчика. Следует помнить, что в значительной части споров вопрос действительности исключительного права по патенту может быть обоснованно подвергнут сомнению. Статистически (как в отечественной, так и в зарубежной практике) порядка 20–30 процентов патентных прав оказываются успешно оспорены в рамках соответствующих процедур. Поэтому в качестве практической рекомендации можно указать на целесообразность детального изучения правомерности выдачи патента, по которому предъявлен иск вашему доверителю. Помимо возможности добиться признания патента недействительным, целью подачи возражения в Роспатент может быть демонстрация патентообладателю очевидной уязвимости его права, что часто приводит к урегулированию требования о якобы допущенном нарушении путем заключения мирового соглашения либо во внесудебном порядке.
