Анастасия Залесова
Патент на изобретение удостоверяет исключительное право патентообладателя1, которое может защищаться от нарушения предусмотренными в законе способами.
Актом нарушения исключительного права на изобретение будут являться совершение без согласия патентообладателя любых из предусмотренных законом действий (ввоз, предложение о продаже, продажа и т.д.), а также любое другое введение в гражданский оборот запатентованного продукта или использование способа2. Объем правовой охраны продукта и способа определяется содержащейся в патенте формулой изобретения. Кроме того, в законе предусмотрена так называемая косвенная охрана, под которой имеется в виду распространение правовой охраны на ряд объектов, прямо не приведенных в независимом пункте формулы изобретения. Совершение указанных выше несанкционированных действий в отношении таких объектов также будет считаться нарушением исключительного права. Так, например, правовой охране по патенту подлежит продукт, непосредственно произведенный запатентованным способом или предназначенный для применения по запатентованному назначению. Также косвенной патентной охраной пользуется устройство, при функционировании которого автоматически осуществляется запатентованный способ3.
В отечественном законодательстве к гражданско-правовой отвественности за нарушение исключительного права по патенту на изобретение (далее также — нарушение патента) может быть привлечено только лицо, непосредственно совершающее соответствующие действия. Российское патентное законодательство не знает ответственности пособника или подстрекателя к нарушению патентных прав, которое во многих иностранных юрисдикциях считается даже не соучастием в нарушении, а самостоятельным видом нарушения — известным под термином «косвенное нарушение патента» (indirect patent infringement, contributory patent infringement).
В условия усложняющегося гражданского оборота, в частности, за счет перемещения большой части торговли потребительскими товарами и услугами в Интернет и упрощения трансграничных поставок, в том числе непосредственно потребителю через глобальные электронные торговые площадки: Amazon, Alibaba, Avito и др., а также отечественные Интернет-магазины (Ozon, Yandex), часто возникают ситуации, когда поставляются товары, которые каждый в отдельности не охраняются патентом, но при их совместном использовании потребителем образуется запатентованное изобретение. Причем в инструкции по применению этих товаров указано, как получить составной запатентованный продукт. Также такие нарушения могут возникать при загрузке программ из Интернет-магазина, например, для управления различными автоматическими приложениями.
Такие действия образуют «классический» состав косвенного нарушения патента, когда третье лицо предоставляет средства для нарушения патента, но сам патент не нарушает. В России такие действия не могут являться основанием для привлечения к гражданско-правовой ответственности третьего лица за нарушение субъективного патентного права.
В нашей стране имеется иной правой механизм расширения способов защиты патентного права, который пусть частично и далеко не полно, но позволяет компенсировать отсутствие в российском законе мер пресечения косвенного нарушения патента. Этот институт известен как защита от угрозы нарушения исключительного права. В рамках данной статьи мы кратко раскроем содержание данного института в законодательстве и рассмотрим актуальные вопросы развития правоприменительной практики, а именно рассмотрения судами исков о пресечении действий, образующих угрозу нарушения патента.
Российское гражданское законодательство предусматривает различные способы защиты гражданских прав в случае их нарушения. Основные способы такой защиты перечислены в ст. 12 ГК РФ. Но содержащийся в этой статье перечень является открытым, то есть могут применяться и другие установленные законом способы защиты субъективного права.
Правовые механизмы защиты исключительного права, в частности, исключительного патентного права закреплены в части четвертой Гражданского кодекса РФ. В п. 1 ст. 1250 ГК РФ, где говорится о защите интеллектуальных прав, констатировано: «Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом» (п. 1). В ст. 1252 ГК РФ («Защита исключительных прав») далее конкретизировано: «1. Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования: ...
2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, — к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия».
Возможность обращения с иском к «иным лицам, которые могут пресечь действия» стала возможной с принятием изменений в часть четвертую Гражданского кодекса РФ от 2014 года.
Таким образом, согласно ст. 1252 Гражданского кодекса РФ защита от угрозы нарушения исключительного права является самостоятельным (альтернативным) способом защиты правомерных интересов патентообладателя, заинтересованного в поддержании своего монопольного права на изобретение и в недопущении несанкционированного использования изобретения третьими лицами в коммерческих целях. Правообладатель, таким образом, может использовать как механизм защиты от состоявшегося прямого нарушения, так и механизм защиты от угрозы нарушения его субъективного исключительного патентного права.
Ведущие отечественные специалисты в области интеллектуальных прав справедливо указывают: 1) на ограниченность данных мер и их дополнительный характер (в дополнение к «традиционным» средствам защиты субъективного гражданского права), 2) на то, что защита от угрозы нарушения сущностно отличается от пресечения нарушения права (нарушения ведь еще нет). Также некоторые сомнения ученых вызывает определенность нормы о возможности обращения с иском к лицу, которое само не совершает угрожающие праву действия, но способно их пресечь.
Так, при исследовании проблемы защиты от косвенного нарушения исключительного права гражданско-правовыми средствами защиты проф. Гавриловым Э.П.4 указано следующее: «В отношении действий, угрожающих нарушением гражданских прав, предусмотрен лишь запрет/пресечение. Это значит, что другие меры защиты гражданских прав, а также меры/способы ответственности за совершение действий, составляющих угрозу нарушения рассматриваемых нами исключительных патентных прав, не могут быть применены. Вместе с тем следует учитывать специфику споров о пресечении действий, создающих угрозу нарушения исключительных патентных прав. Эта специфика, прежде всего, состоит в том, что само по себе пресекаемое действие исключительное патентное право не нарушает; оно лишь создает угрозу такого нарушения. Такие действия лишь облегчают/приближают будущее/возможное нарушение исключительного патентного права, создают предпосылки для такого нарушения, являются частью такого будущего/потенциального нарушения». По результатам анализа обзоров судебной практики Еременко В.И.5 отмечает, что: «требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право или создающих угрозу его нарушения, может быть предъявлено не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, "но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия". К сожалению, эти загадочные "иные лица" не раскрыты конкретными примерами, что влечет за собой правовую неопределенность в самом разъяснении». В свою очередь Ворожевич А.С.6 показала сущностью разницу мер по защите от угрозы нарушения и мер, направленных на пресечение нарушения, в порядке ст. 1252 ГК РФ на примере патентов в области фармацевтики: «ГК РФ в качестве одного из способов защиты нарушенных исключительных прав называет заявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения (ст. 1252). В зарубежном праве речь идет, как правило, о наложении запрета на использование патентоохраняемого объекта. На первый взгляд особой разницы между двумя данными механизмами нет... Вместе с тем в контексте споров фармпроизводителей терминологические нюансы приобрели сущностное значение. В частности, глагол «пресечь» означает «прекратить, остановить какое-либо действие». Иными словами, речь идет о неких длящихся действиях. В ситуации, когда субъект только зарегистрировал препарат и цену и у правообладателя нет информации о каких-то иных его действиях, пресекать нечего».
В целом большинство исследователей, а также ряд обзоров судебной практики7 сходятся во мнении, что угроза нарушения патента возникает тогда, когда ответчик совершает, пусть все еще правомерные действия (фактического нарушения с его стороны еще нет), но в силу своей направленности эти действия явно и неизбежно приведут к осуществлению нарушения патента, если не будут прекращены. Именно тогда за запретом таких действия патентообладатель может обратиться в суд в порядке искового производства.
Традиционно, к создающим угрозу нарушения патента действиям относят подготовку к выпуску и реализации запатентованного продукта, например, разработка технологической (проектной) промышленной документации, налаживание производственных линий, а также регистрацию лекарственного препарата вместе с регистрацией предельной отпускной цены в Министерстве здравоохранения РФ (совокупно необходимые подготовительные действия для реализации охраняемого препарата). Также большинство специалистов согласны с тем, что совершаемая до истечения срока действия патента подготовка к использованию изобретения допустима, если приготовления предполагают начать непосредственное использование изобретения уже после окончания срока законной патентной монополии (стандартно — это 20 лет с даты подачи заявки на патент на изобретение). Например, первое регистрационное удостоверение на лекарственное средство выдается на 5 лет и допускается его получение в качестве правомерной подготовки, если патент на этот препарат истекает менее чем через 5 лет после получения этой регистрации.
Так, А.С. Ворожевич8 указывает: «При угрозе нарушения не происходит коммерческого использования изобретения (производства продуктов, введения их в гражданский оборот и т.п.). Ответчик может, в принципе, еще не использовать запатентованное решение (не воплощать его в материальный продукт) либо использовать его способами, не представляющими собой нарушения (ст. 1359 ГК РФ). Угроза нарушения проявляется в том, что субъект осуществляет подготовительные действия, нацеленные на незаконное использование патентоохраняемого объекта. При этом сами по себе такие действия являются правомерными и не образуют нарушения исключительного права... При наличии доказательств, указывающих на то, что объект недвижимости будет возведен в соответствии с документацией до истечения срока патентной охраны спорного изобретения, разработку документации необходимо квалифицировать в качестве угрозы нарушения».
По поводу угрозы через разработку технологической документации В.Ю. Джермакян9 отмечает: «...если техническая документация, в которой раскрыт объект патентного права, представляет собой рабочие чертежи и иные документы,... то действия по ее реализации хотя и не могут рассматриваться как использование объекта патентного права, но могут рассматриваться на основании ст. 1250 (защита интеллектуальных прав) и ст. 1252 (защита исключительных прав) ГК РФ как создающие угрозу нарушения патентного права, которое будет нарушенным в случае последующего изготовления вещного объекта техники, реализованного по данным техническим документам».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. No 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» в п. 57 очень в общем виде разъясняет, что «в случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в ст. 12 и п. 1 ст. 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право... Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в силу пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ может быть предъявлено не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия. Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права». Такое краткое разъяснение высшей судебной инстанции не сильно прояснило детали, какие именно действия судам следует квалифицировать как угрозу нарушения патента.
Гораздо более подробно о пределах допустимой подготовки к выпуску запатентованного лекарственного препарата высказались суды в деле No А40-106405/2018, в котором компания АстраЗенека ЮКей Лимитед (Великобритания, далее — компания) обратилась с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Джодас Экспоим» (г. Москва, далее — общество) и Министерству здравоохранения Российской Федерации (г. Москва, далее — Минздрав), в котором просила признать исключительное право компании на ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей лекарственных средств, содержащих «Гефитиниб»;
– обязать общество подать в Минздрав заявление об отмене государственной регистрации лекарственного препарата «Гефитиниб», а также обязать общество представить в Минздрав заявление об исключении из Государственного реестра предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сведений о государственной регистрации предельной отпускной цены производителя на лекарственный препарат «Гефитиниб»;
– обязать Минздрав исключить лекарственный препарат «Гефитиниб» из Государственного реестра лекарственных средств, а также исключить из Государственного реестра предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сведения о государственной регистрации предельной отпускной цены производителя на лекарственный препарат «Гефитиниб»;
– запретить обществу осуществлять действия, направленные на регистрацию в Российской Федерации лекарственного препарата, содержащего гефитиниб, и предельных отпускных цен на лекарственный препарат, содержащий гефитиниб, до даты истечения срока действия патента Российской Федерации на изобретение No 2153495.
Решением Арбитражного суда города Москвы от 07.08.2018 в удовлетворении заявленных требований отказано. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда, оставленным без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам решение было отменено и требования истца удовлетворены частично. Апелляционный суд обязал общество подать в Минздрав заявление об отмене государственной регистрации лекарственного препарата «Гефитиниб» и представить в Минздрав заявление об исключении из Государственного реестра предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сведений о государственной регистрации предельной отпускной цены производителя на лекарственный препарат «Гефитиниб», а также запретил обществу осуществлять действия, направленные на регистрацию в Российской Федерации лекарственного препарата, содержащего гефитиниб, и предельных отпускных цен на лекарственный препарат, содержащий гефитиниб, до даты истечения срока действия патента Российской Федерации на изобретение No 2153495. В удовлетворении остальной части требований отказал.
Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации постановление судов апелляционной и кассационных инстанций оставлены в силе. Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя частично исковые требования, суд апелляционной инстанции исходил из доказанности факта осуществления обществом необходимых приготовлений к совершению действий, создающих угрозу нарушения исключительных прав компании на патент Российской Федерации на изобретение No 2153495. Так, суд установил, что более чем за 5 лет до истечения срока действия данного патента, а именно 06.07.2015 Минздрав по заявлению общества зарегистрировал в государственном реестре лекарственных средств лекарственный препарат No ЛП-003076 под торговым наименованием «Гефитиниб», который в качестве действующего активного вещества содержит химическое соединение гефитиниб, также содержащееся в независимом пункте 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации No 2153495. Суд пришел к выводу, что обществом совершены подготовительные действия по использованию каждого признака независимого п. 1 формулы патента истца, поскольку без государственной регистрации лекарственного препарата и государственной регистрации предельных отпускных цен на лекарственный препарат, включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, введение в гражданский оборот лекарственного препарата не допускается. Таким образом, совокупность ряда вышеописанных регистрационных действий, выполненная задолго до окончания срока действия патента, создает угрозу нарушения патента в фармацевтике согласно утвержденной позиции судов.
В качестве заключения можно отметить, что в последнее время в патентных спорах суды все чаще рассматривают иски, в которых требования основаны именно на угрозе нарушения исключительного права патентообладателя. Это указывает на то, что только меры по защите уже нарушенного субъективного исключительного патентного права являются недостаточными для обеспечения правомерных интересов патентообладателя, особенно в таких отраслях как фармацевтика. Полагаем, что институт защиты от угрозы нарушения права будет развиваться в патентной системе, и суды в дальнейшем получат четкие ориентиры, когда такое требование подлежит судебной защите. Также полагаем, что в условиях развития электронной торговли и различных информационных технологий более полно правомерные интересы патентообладателя может обеспечить институт защиты от косвенного нарушения патента и через какое-то время данный институт может быть включен в российское право интеллектуальной собственности.
1 п.1 ст.1354 ГК.
2 п.п. 1 п.2 статья 1358 ГК.
3 пп. 2 и 3 п. ст. 1358 ГК.
4 Журнал «Хозяйство и право», No 1, январь 2018 г. с. 58−63.
5 Еременко В.И. «О постановлении Пленума Верховного суда РФ об охране и защите интеллектуальных прав». Гражданин и право. No 4, апрель 2020 г., No 5, май 2020 г. с. 60−75, No 6, июнь 2020 г., No 7, июль 2020 г., No 8, август 2020 г.
6 Ворожевич А.С. Проблемы защиты исключительных прав на фармацевтические препараты. Закон. No 7, июль 2018 г., с. 169−188.
7 Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.)
8 Ворожевич А.С. Состав нарушений исключительных прав на изобретение. Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. No 4, апрель 2019 г., с. 63−69.
9 Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса рФ (4-е издание, переработанное и дополненное). Специально для системы Гарант, 2015 г.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. No 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
2. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015).
3. Гаврилов Э.П. «О пресечении действий, создающих угрозу нарушения исключительного патентного права в Российской Федерации». Хозяйство и право No 1, январь 2018 г., С. 58−63.
4. Еременко В.И. «О постановлении Пленума Верховного Суда РФ об охране и защите интеллектуальных прав». Гражданин и право. No 4, апрель 2020 г., No 5, май 2020 г., с. 60−75, No 6, июнь 2020 г., No 7, июль 2020 г., No 8, август 2020 г.
5. Ворожевич А.С. «Проблемы защиты исключительных прав на фармацевтические препараты». Закон. No 7, июль 2018 г., С. 169−188.
6. Ворожевич А.С. «Состав нарушений исключительных прав на изобретение». Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность, No 4, апрель 2019 г., С. 63−69.
7. Джермакян В.Ю. Комментарий к главе 72 «Патентное право» Гражданского кодекса РФ (4-е издание, переработанное и дополненное). Специально для системы ГАРАНТ, 2015 г.
