Защита от косвенного нарушения патента: регулирование маркировки лекарственных средств в праве США

В статье А.А.Залесовой – патентного поверенного, старшего юриста патентно-правовой фирмы «А.Залесов и партнеры», аспиранта кафедры патентного права и правовой охраны средств индивидуализации РГАИС (Москва, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.), рассматриваются особенности маркировки лекарственных средств в США в контексте нарушения патентных прав, в том числе косвенного нарушения патента на изобретение. Приведены аргументы в защиту нормативно установленной практики облегченной маркировки (skinny labelling) лекарственных препаратов и особенности ее составления. Рассмотрена актуальная судебная практика по данному вопросу.

Ключевые слова: патент, патентное право США, маркировка лекарственных средств, облегченная маркировка, косвенное нарушение патента.

В праве интеллекту­альной собствен­ности по-прежнему одним из самых дискуссионных остается вопрос о соотно­шении права правообла­дателя по патенту на ле­карственное средство, ко­торое предоставляет ему законную монополию сро­ком от 20 до 25 лет (взависимости от юрисдикции), и доступности лекарств и медицинской помощи максимальному числу пациен­тов. Много лет законодате­ли разных стран старают­ся поощрять как интерес к медицинским инновациям, так и обеспечивать баланс между правообладателями и людьми, нуждающимися в доступной медицине.

В США патентный закон предусматривает ответственность как за прямое нарушение патента (непосредственно введение в оборот запатентованного продукта или осуществление способа), так и за косвенное нарушение – дей­ствия пособника и подстрекателя к на­рушению патента. Поэтому в стране к ответственности за нарушение патент­ных прав может быть привлечен и тот, кто сам непосредственно не осущест­влял использование изобретения, а лишь способствовал этому. В услови­ях такой расширенной защиты интере­сов патентообладателя вопрос баланса его интересов и интересов общества в такой чувствительной области как фар­мацевтика стоит достаточно остро.

Конгресс США постарался сбаланси­ровать интересы патентообладателей и граждан, имеющих потребность в более доступных лекарственных препаратах. Для этого палата представителей и сенат приняли закон о ценовой кон­куренции на лекарственные средства и восстановлении срока действия па­ тента 1984 г. (The Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act of 1984), более известный как закон Хэтча­-Ваксмана (the Hatch-Waxman Act). Этот закон внес поправки как в патентное законодательство США, так и в законодательство, регулирующее оборот про­дуктов питания, лекарств и косметики на американском рынке.

Закон Хэтча­-Ваксмана включает по­ложения об ускоренной процедуре по­лучения маркетингового разрешения для воспроизведенных лекарственных средств (дженериков), о продлении срока действия патента для компен­сации времени, необходимого для получения разрешения на вывод его на рынок, и о возможности освобождения от риска нарушения патентных прав для компаний – производителей дженери­ков, желающих получить одобрение ре­гулирующих органов путем введения по­нятия облегченной маркировки – skinny labelling, направленной на исключение из инструкции по медицинскому при­менению воспроизведенного препара­та тех назначений оригинального пре­парата, которые все еще остаются под патентной охраной, когда собственная патентная охрана фармацевтически ак­тивного вещества закончилась.

Таким образом, закон предусмо­трел ускоренное получение компания­ми, производящими воспроизведенные лекарственные средства, одобрения от управления по санитарному надзо­ру за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, далее – FDA) для своих препаратов. Он также создал законода­тельную безопасную гавань, которая за­щищает заявителей – производителей дженериков от претензий о нарушении патентных прав до тех пор, пока они не получат разрешение на продажу своих продуктов у FDA.

Для минимизации судебных патент­ных споров в области фармацевтики на послерегистрационной стадии амери­канское законодательство также поо­щряет сообщения правообладателей FDA о любых патентах, которые охраня­ют их лекарственные препараты. После получения такого сообщения патенты будут перечислены в списке «Одобрен­ные лекарственные средства с оценкой их терапевтической эквивалентности» (Approved Drug Products with Therapeutic Equivalence Evaluations), также имену­емом «Оранжевая книга» (the Orange book). В данный список FDA включены одобренные лекарства и, помимо этого, все связанные с ними интеллектуаль­ные права, прежде всего действующие в США патенты на объекты, воплощен­ные в конкретной лекарственной форме указанного в «Оранжевой книге» ори­гинального препарата. Поэтому когда компания – производитель дженери­ков запрашивает в FDA разрешение на введение в оборот (под которым в США понимается реклама дженерика) своего воспроизведенного препарата (marketing authorization), она должна учитывать любые патенты, включенные в «Оранжевую книгу» в отношении ори­гинального препарата и отложить вве­дение в гражданский оборот своих про­дуктов до истечения срока их действия или оспорить их действительность. Один из вариантов получения разреше­ния на введение в оборот дженерика до истечения срока действия патентов – письменное заявление производите­ля о том, что указанные патенты недей­ствительны или их правовая охрана не охватывает составы или назначения, которые присутствуют у дженерика. Но такой вариант получения разрешения не является гарантированным, так как на данной стадии возможно рассмотрение претензий правообладателей, в том числе в судебном порядке.

Порядок получения одобрения на новое лекарственное средство в FDA следующий. Фармацевтические компа­нии, желающие продавать лекарствен­ный препарат в США, должны сначала провести доклинические и клинические испытания в установленном порядке. Затем компания отправляет в центр по оценке и исследованию лекарственных средств управления по санитарному надзору за качеством пищевых про­дуктов и медикаментов (Center for Drug Evaluation and Research, далее – CDER), находящийся в ведении FDA, результа­ты этих исследований, чтобы доказать, что препарат безопасен и эффективен для использования по предлагаемому назначению.

В CDER в оценке результатов иссле­дования участвует команда специали­стов, включающая врачей, химиков, фармакологов и др. Они анализируют представленные результаты исследо­ваний и всю информацию о заявлен­ном препарате, включая маркировку (инструкцию по медицинскому приме­нению). Если этот независимый и бес­пристрастный анализ установит, что польза препарата превосходит объек­тивно выявленные риски, он будет одо­брен для введения в оборот. Отметим, что CDER работает только с представленной документацией и не испытывает образцы лекарственных средств, хотя и проводит некоторые собственные ис­следования в области стандартов ка­чества, безопасности и эффективности лекарств.

Чтобы установить, что новое лекар­ственное средство является безопас­ным и эффективным и его можно про­давать, производители обычно прово­дят его клинические испытания. Такие испытания обычно включают несколько этапов. Доклинические исследования начинаются в лаборатории компании, где ученые проводят предварительные испытания, чтобы определить, оказы­вает ли препарат какое­-либо влияние на заболевание или его симптомы. Для препаратов, которые заслуживают дальнейшего изучения после доклини­ческих испытаний, следующим этапом является подача заявки на исследова­ние нового лекарственного средства (Investigational New Drug Аpplication (IND) в FDA. После завершения клини­ческих испытаний нового лекарствен­ного средства заявитель готовит заявку на новое лекарственное средство (New Drug Application, далее – NDA).

Важнейшим прецедентом, повлияв­шим на развитие правового регулиро­вания оборота лекарств с учетом па­тентных прав, является решение суда по делу «Roche Products, inc. v. Bolar Pharmaceutical C^o, Inc.» («Роше Про­дактс, Инк. против Болар Фармасьюти­калс К^o, Инк.»)¹ , в котором истец – кру­пнейшая фармацевтическая компания­-оригинатор, владелец патентов, хоте­ла, чтобы окружной суд обязал Bolar Pharmaceutical C^o, Inc. (далее – Bolar),  производителя дженериков, воздер­жаться от действий, необходимых для вывода на рынок воспроизведенного препарата после истечения срока дей­ствия патентной охраны оригинально­го препарата компании Roche Products, Inc. (далее – Roche), в течение всего срока действия охраняющего его па­тента. Компания Roche утверждала, что само по себе использование запатенто­ванного лекарственного средства для обязательных предварительных иссле­дований (например, для сравнительно­го сопоставления его действия с вос­произведенным препаратом) является нарушением субъективного патентного права оригинатора.

Аргументы компании заключались в следующем. Roche приобрела права на патент США 3 299 053 (далее – патент ‘053), срок действия которого истекал 17 января 1984 г. Одним из химических компонентов, заявленных в патенте ’053, являлся гидрохлорид флуразепа­ма – основное действующее вещество в рецептурном лекарственном средстве – снотворном «далман», выпускаемым компанией Roche.

В начале 1983 г. компания Bolar при­ яла решение о производстве и марке­тинге дженерика, эквивалентного дал­ману, после истечения срока действия патента ’053. Поскольку коммерческий успех дженерика напрямую связан со скоростью его выхода на рынок после истечения срока действия патента, и по­скольку согласование с FDA может за­нять более двух лет, компания Bolar, не дожидаясь истечения срока действия патента ’053, начала осуществлять действия для получения разрешения на продажу своего дженерика – аналога далмана. Для этого в середине 1983 г. Bolar использовала 5 кг гидрохлорида флуразепама для изготовления препа­рата в виде капсулы и получения дан­ных о стабильности, скорости раство­рения, исследований биоэквивалент­ности и исследований сыворотки крови, необходимых для направления нового лекарственного применения (NDA) в FDA.

28 июля 1983 г. Roche подала иск против Bolar о запрете Bolar исполь­зовать гидрохлорид флуразепама в любых целях в течение срока действия патента ’053. Компания Bolar утверждала, что ее предполагаемое исполь­зование гидрохлорида флуразепама не является нарушением патентных прав, так как подпадает под исключе­ния от ответственности на основе ши­рокого толкования свободного исполь­зования патента в экспериментальных целях.

Суд постановил, что использование компанией Bolar запатентованного ком­понента для испытаний, санкциониро­ванных законодательством, не было на­рушением патента, поскольку использо­вание ею запатентованного компонента было минимальным и эксперименталь­ным. Компания Roche обжаловала дан­ное решение.

Апелляционный суд федерально­ го округа США не поддержал позицию суда первой инстанции и не согласился с аргументами компании Bolar, заявив, что исключение для эксперименталь­ного использования не применяется в данном деле, так как компания Bolar на­меревалась продавать свой продукт в конкуренции с Roche после истечения срока действия патента. Следователь­но, эксперименты Bolar имели коммер­ческую цель.

Компания Bolar также приводила доводы о том, что государственная по­литика в пользу доступности лекарств сразу после истечения срока действия патента оправдывает эксперименталь­ное использование запатентованного химического вещества, поскольку отказ в таком использовании продлил бы мо­нополию компании Roche. Суд отклонил этот аргумент, заявив, что такие поли­тические решения должны приниматься конгрессом, а не судами.

Решение по рассмотренному делу показало, что требование об одобрении маркетинга новых лекарств в соответ­ствии с законом о продуктах питания, лекарствах и косметических средствах ведет к двум противоречиям с патент­ным законодательством. Во-первых, срок действия патента будет течь неза­висимо от того, одобрило ли FDA заявленное NDA для маркетинга или нет. По сути, каждый день рассмотрения заяв­ления, связанный с процессом утверж­дения FDA NDA, равнялся потерянному дню срока действия патента.

Во-вторых, в соответствии с делом «Roche v. Bolar» конкуренты, которые начинали предпринимать шаги, необхо­димые для одобрения FDA их дженери­ков до истечения срока действия патен­та, могли быть признаны нарушителями исключительных прав на действующий патент. Это признание производите­лей дженериков виновными в наруше­нии патента и отсрочка их действий на получение разрешения на рекламу от FDA рассматривались как один из спо­собов продлить монополию на патент, не де-­юре, а де­факто, то есть сверх установленного законом срока дей­ствия патента.

Многие считают, что поэтому вско­ре после вынесения решения по делу «Roche v. Bolar» конгресс принял закон Хэтча-­Ваксмана, который в том числе установил новую систему одобрения FDA лекарств. Закон был подписан в 1984 г.

Закон Хэтча-­Ваксмана содержит подробные положения, регулирующие механизмы, с помощью которых потен­циальный производитель дженериков может получить разрешение на рекла­му и продажу препарата, содержащего компонент, который запатентован дру­гим производителем. Юристы отмеча­ют, что этот закон позволяет в обмен на разрешение производителям вос­произведенных лекарств – дженери­ков получать маркетинговое одобрение FDA, опираясь на данные о безопасно­сти и эффективности, полученные от NDA компании­-оригинатора, патенто­обладателям получить дополнитель­ный период монополии и продление срока действия своего патента.

Закон Хэтча-­Ваксмана установил сокращенный процесс для одобрения новых лекарств путем подачи заявки – Abbreviated New Drug Application (далее – ANDA), который требует, чтобы про­ изводители дженериков продемонстри­ровали, что дженерик биоэквивалентен одобренному лекарственному средству по патенту. Дополнительно производи­тель дженериков должен подать за­верение в отношении патентов, пере­ численных в «Оранжевой книге». В §IV заверения необходимо указать по каж­дому включенному туда патенту, что он недействителен или не будет нарушен, и начинается процесс, посредством ко­торого суды могут ответить на этот во­прос до истечения срока действия па­тента.

Согласно закону одобрение ANDA FDA автоматически приостанавливает­ся на 30 мес., когда патентообладатель подает иск о нарушении патентных прав в течение 45 дней с момента получения уведомления о наличии патента в §IV заверения. Во время такого приоста­новления FDA запрещено утверждать другое ANDA. Кроме того, первому обратившемуся с ANDA предоставляется 180­-дневный период эксклюзивности в качестве стимула, в соответствии с которым данная компания – произво­дитель дженериков не будет конкури­ровать с другими компаниями – произ­водителями воспроизведенных лекарственных препаратов.

Важным нововведением стало и то, что ст. viii закона Хэтча­-Ваксмана позво­ляет заявителю на воспроизведенное лекарственное средство вырезать ме­дицинские показания и другую инфор­мацию об использовании лекарства из его этикетки/маркировки, которые за­щищены патентами, перечисленными в «Оранжевой книге», если указанный в справочнике препарат был одобрен для других показаний или применения². По­лученная этикетка, обычно называемая облегченной (skinny labelling), позволя­ет FDA утверждать ANDA заявителя­ дженерика только для конкретных ука­заний и применений, которые не были вырезаны.

Таким образом, законом предусмо­трена возможность недопущения пря­мого нарушения патента, то есть испо­льзования запатентованного изобрете­ния в допускаемом на рынок препарате­ дженерике. Однако возникает вопрос о возможном косвенном нарушении патента, так как по факту оригиналь­ное лекарственное средство (с полной маркировкой) и воспроизведенное ле­карственное средство (с сокращенной маркировкой) могут быть взаимозаме­няемы при применении их пациентом и для удаленных медицинских назначений. Ключевую роль здесь играет фор­мат продвижения дженерика, его позиционирование на рынке, в том числе ре­комендации врачей. Очевидно, что это требовало судебного толкования.

Отсутствие косвенного нарушения патента при стандартном подходе к коммерциализации дженерика с ис­пользованием облегченной маркировки (без ложных сообщений о разрешенных назначениях) подтверждалось судеб­ными делами. Рассматривая эти дела, апелляционный суд федерального округа неоднократно подтверждал, что маркетинг производителем дженериков продукта под сокращенной этикеткой не приведет к нарушению патентов в от­дельных видах его применения, даже если эти виды применения были из­вестны врачам или являлись обычным способом применения препарата (дела «Warner­-Lambert v. Apotex Corp.», 316 F. 3d 1348, 1360 (Fed. Cir. 2003), «Allergan, Inc. v. Alcon Labs.», 324 F. 3d 1322, 1324 (Fed. Cir. 2003) и «AstraZeneca Pharms. LP v. Apotex Corp.», 669 F. 3d 1370, 1378 (Fed. Cir. 2012).

Однако в 2020 г. суд федерального округа вынес решение по делу «GlaxoSmithKline» («ГлаксоСмитКлайн», далее – GSK) v. Teva Pharmaceuticals» («Тева Фармасьютикалс», далее – Teva) («GSK v. Teva», 2018­1976, 2018­2023), которое заметно пошатнуло устоявшуюся прак­тику по дженерикам и упрощенной мар­кировке. Фабула дела такова: в 1997 г. FDA одобрило оригинальный препарат бета­-блокатор «корег» (далее – coreg) (карведилол – carvedilol) компании GSK по трем медицинским показаниям: гипертония, застойная сердечная недо­статочность легкой и тяжелой степени и дисфункция левого желудочка после сердечного приступа. Компания имела патент на активное вещество «карве­дилол» и также смогла запатентовать его применение для лечения застойной сердечной недостаточности лег­кой и тяжелой степени (далее – CNF). Остальные два медицинских назначе­ния применения каведилола самостоя­тельной патентной охраны не имели.

В 2007 г., после истечения срока дей­ствия патента GSK на активное веще­ство, но до истечения срока действия патента на его применение для застой­ной сердечной недостаточности легкой и тяжелой степени Teva получила одо­брение FDA на продажу воспроизведен­ной версии карведилола только для не­запатентованных показаний: дисфунк­ции левого желудочка после сердечного приступа и гипертонии. На одобренной облегченной этикетке Teva не было указано о применении дженерика для лечения застойной сердечной недоста­точности легкой и тяжелой степени.

Однако в 2011 г. FDA потребовало, чтобы Teva изменила свою этикетку, включив в нее и третье назначение, что означает, что ее дженерик «кар­ведилол» имел этикетку, идентичную coreg фирмы GSK. Это было связано с тем, что срок действия патента GSK на лечение застойной сердечной недоста­точности легкой и тяжелой степени для coreg истек, и облегченная этикетка доступна только в том случае, если на рынке есть запатентованный продукт, который можно использовать в каче­стве оригинального первоначального препарата.

Но все обстояло не так просто: в 2008 г. GSK получила новый патент на coreg, поскольку внесла небольшие из­менения в назначение препарата для лечения CNF. Остается непонятно, почему FDA обратилось с запросом о смене упаковки к Teva, учитывая недав­но выданный патент GSK на coreg.

В 2014 г. GSK подала иск к Teva в окружной суд штата Делавэр за нару­шение патентных прав на coreg. GSK утверждала, что Teva спровоцирова­ла косвенное нарушение патента под­стрекательством к нарушению (если проводить аналогию с терминологией уголовного права) в период, когда эти­кетка Teva имела указание на лечение застойной сердечной недостаточности легкой и тяжелой степени (период раз­мещения этикетки с полным описанием назначений в 2011–2014 гг.), а также в период, когда она не включала указа­ние на применение препарата для та­кого лечения (период облегченной эти­кетки с 2007 по 2011 г.).

Присяжные вынесли решение, в ко­тором указали, что Teva виновна в кос­венном нарушении патента на coreg как в период облегченной, так и в период полной маркировки. Такой вывод был основан на маркетинговых материалах Teva, якобы побуждавших врачей назна­чать карведилол данной компании для лечения застойной сердечной недостаточности легкой и тяжелой степени даже с 2007 по 2011 г., когда данного назначения не было на этикетке пре­парата.

После данного решения Teva пода­ла ходатайство о вынесении судебно­го решения в соответствии с законом (Judgement as a Matter of Law (JMOL).

JMOL – это ходатайство, поданное стороной во время судебного разби­рательства, утверждающей, что у про­тивоположной стороны недостаточно доказательств для обоснования факта нарушения, а действия ответчика соот­ветствуют закону. В ходатайстве Teva указала, что никак не способствовала назначению врачами карведилола вме­сто coreg для лечения застойной сер­дечной недостаточности легкой и тяже­лой степени. Впоследствии суд отменил решение присяжных, поскольку пришел к выводу о том, что GKS не доказала, что действия Teva в период наличия об­легченной этикетки привели к тому, что врачи своими действиями нарушали па­тент GSK.

GSK обжаловала данное решение по JMOL в апелляционном суде федераль­ного округа. Апелляционный суд отме­нил решение окружного суда по JMOL и вернул в силу решение присяжных о нарушении патента GSK и присудил вы­ платить 235 млн долл. для возмещения убытков. Сумма компенсации за убытки основывалась на сумме упущенной выгоды от продаж препарата coreg с 2007 г. по истечении срока действия ее па­тента в 2015 г. GSK изначально запра­шивала 750 млн долл.³.

Таким образом, в данном решении копанию Teva признали виновной в кос­венном нарушении патента, даже при условии, что на этикетке ее препарата было вырезано указание на запатенто­ванное применение. Такой вывод был основан апелляционным судом на до­статочных доказательствах в виде ре­кламных материалов, пресс­-релизов, каталогов продукции данной компании, этикеток FDA и показаний свидетелей с обеих сторон. Маркетинговые и иные материалы подразумевали эквивалент­ность карведилола Teva с coreg GSK и, следовательно, поощряли использова­ние карведилола для лечения застойной сердечной недостаточности легкой и тяжелой степени, нарушая патент GSK, хотя на самой этикетке карведи­лола информации о его применении для данного заболевания не было.

Один из трех судей апелляционно­го суда – судья Прост категорически не согласилась с данным решением. Она обратила внимание, что в основе дела лежит баланс патентных прав и доступа общественности к инновациям. Судья отметила, что решение большинства коллегии судей подрывает этот баланс, особенно с учетом того, что конгресс специально предусмотрел такое по­нятие как «облегченная этикетка». А принятие данного решения сводит на нет законодательное положение кон­гресса об облегченных этикетках, за­медляя внедрение недорогих дженери­ков на рынок. Судья подчеркнула, что Teva сделала все правильно, следуя законодательным и нормативным тре­бованиям: никогда прямо не рекламиро­вала запатентованное применение и не указывала его на этикетке до истечения срока действия патента на такой способ использования.

Данное решение подчеркивает хруп­кость баланса, который конгресс США пытался установить между правами па­тентообладателя и облегчением досту­па к лекарствам, приняв закон Хэтча­-Ваксмана, и то, как этот баланс может быть нарушен решением суда по иску о косвенном нарушении патента.

¹ Roche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceutical C^o., Inc., 733 f.2d 858 (fed. cir. 1984)//https:// law.justia.com/cases/federal/appellate­courts/ f2/733/858/459501/

2 21 U. S. C. §355(j)(2)(A)(viii).

3 https://www.bloomberg.com/news/ articles/2020­10­02/glaxo­wins­reinstatement­of­ 235­million­verdict­against­teva

Список литературы

1. Закон о ценовой конкуренции на лекарственные средства и восстановлении срока действия патента 1984 г. (закон Хэтча-Ваксмана)//https://www. govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-98/pdf/ STATUTE-98-Pg1585.pdf
2. Список одобренных лекарствен- ных средств с оценкой их терапев- тической эквивалентности (Approved Drug Products with Therapeutic Equiva- lence Evaluations (the Orange Book)// https://www.fda.gov/drugs/drug-appro- vals-and-databases/approved-drug- products-therapeutic-equivalence- evaluations-orange-book
3. How FDA Approves Drugs and Regulates Their Safety and Effectiveness (CRS Report 18 мая 2018)//https://www. everycrsreport.com/files/20180508_ R41983_f66aaa35952450407e69fe3104 89a46d3fda3640.pdf
4. Дело «Роше Продактс, Инк против Болар Фармасьютикалс К^о , Инк.»// https://law.justia.com/cases/federal/ appellate-courts/F2/733/858/459501/
5. Дело «ГлаксоСмитКлайн против Тева Фармасьютикалс»//https://cafc. uscourts.gov/sites/default/files/opinions- orders/18-1976.OPINION.8-5-2021_ 1814836.pdf