Анастасия Залесова
Старший юрист Патентно-правово фирмы «А.Залесов и партнеры», патентный поверенный РФ, аспирант РГАИС
Австралия — страна с развитой рыночной экономикой, в которой значительную роль играет экспорт сырья, что делает ее схожей с российской экономикой. В этой связи опыт работы австралийской патентной системы может быть особенно интересен для понимания путей совершенствования российского патентного законодательства.
Специалистам патентного права известно, что в России отсутствует институт защиты от косвенного нарушения патентных прав, под которым обычно понимают умышленные действия, направленные на предоставление средств для нарушения исключительных прав. Данный правовой механизм делает возможным защиту прав патентообладателя в ситуациях, когда имеет место сложный состав правонарушения, например, в случае, когда в правонарушение вовлечено несколько лиц, выполняющих различные роли. Защита от косвенного нарушения стала особенно актуальной с распространением Интернет-торговли, когда разные лица могут поставлять товары, которые при совместном использовании образуют запатентованный продукт или осуществляют запатентованный способ. В австралийском праве механизм защиты от косвенного нарушения патента активно функционирует и может быть изучен.
Австралия традиционно входит в систему англосаксонского (общего) права1, в которой судебные прецеденты являются источниками права наряду с законами, принятыми в установленном порядке законодательной властью. Особую роль в формировании прецедентного права играет Верховный суд Австралии.
Свою патентную систему Австралия, как бывшая английская колония, заимствовала из права метрополии, в частности, применяя долгое время Статут о монополиях 1623 года Соединенного королевства2. Не обошлось австралийское патентное право и без сильного влияния американского права. Одной из причин, приведенных Правительством Австралии в пользу принятия действующего сейчас Австралийского Патентного закона 1990 года, является гармонизация австралийского патентного законодательства с законами основных торговых партнеров Австралии, таких как Соединенные Штаты Америки и Соединенное Королевство.
Защита от нарушения патентных прав (включая косвенное нарушение) основана в Австралии на следующих нормах3:
1. Согласно ст. 13(1) Патентного закона, патентообладатель обладает исключительным правом использовать свое изобретение и определяет порядок его использования. В ст. 117 данного закона указано, что поставщики могут нести ответственность за нарушение патентных прав при введении в гражданский оборот товаров при наличии определенных требований (косвенное нарушение патентных прав), в частности, если использование товара одним лицом будет нарушать исключительное патентное право, то поставка такого продукта этому лицу другим лицом (поставщиком) считается нарушением исключительных прав на изобретение поставщиком, если только поставщиком не является патентообладатель или лицензиат.
2. Второй параграф ст. 117 Патентного закона 1990 года включает в себя детали использования такого продукта/ товара, а именно нарушение будет иметь место, в том случае:
a. если продукт пригоден только для одного разумного использования, учитывая его свойства или дизайн для этого использования; или
b. если продукт не является продуктом широкого назначения, то любое использование такого продукта, если у поставщика были основания полагать, что данное лицо будет использовать его; или
c. в любом случае, если использование продукта осуществляется лицом согласно любым инструкциям по эксплуатации продукта от поставщика или побуждением (подстрекательством) со стороны поставщика к использованию продукта, или если такие сведения или побуждения содержатся в рекламе, опубликованной поставщиком или с его разрешения.
В судебной практике вопрос о защите от косвенного нарушения патентных прав возникает нечасто, но наличие такого механизма в праве является сильным сдерживающим фактором для потенциальных нарушителей.
В качестве самых значимых судебных прецедентов Австралии в данном вопросе можно выделить три:
1. дело субъекта федерации Северная территория против Коллинз (Northern Territory v Collins 2008) (далее — «дело Коллинз»)4,
2. дело АстраЗенека АБ против Апотекс Пти Лтд (AstraZeneca AB v Apotex Pty Ltd 2014)5,
3. дело Гуд против Доун Андер Интерпрайзес Интернешнл Пти Лимитед (Hood v Down Under Enterprises International Pty Limited 2022) (далее — «дело Гуд»)6.
Наиболее полно суды высказались по косвенному нарушению в делах Коллинз и Худ, которые рассмотрим подробно ниже.
В деле Коллинз Верховный суд Австралии постановил, что выдача правительством Северной территории лицензий на заготовку древесины кипарисовой сосны не является косвенным нарушением патента на способ производства масла голубого кипариса, поскольку древесина является продуктом широкого назначения7.
Фабула дела заключалась в следующем. Винсент и Мэриэнн Коллинз были правообладателями австралийского патента No 742711 на способ получения масла голубого кипариса из коры и древесины деревьев вида callitris intratropica. Это масло используется в ароматерапии, добавляется в косметику и средства по уходу за телом, оно обладает антибактериальными свойствами и действует как консервант при обработке древесины. В 1960-х годах правительство Северной территории высадило плантации кипарисовой сосны на различных участках для заготовки древесины. Северная территория предоставила четыре лицензии Австралийской кипарисовой нефтяной компании (ACOC), которая с 1998 по 2001 годы собирала древесину кипарисовой сосны.
Мистер и миссис Коллинз инициировали исковое производство в 2005 году в Федеральном суде Австралии, утверждая, что Северная территория несет ответственность в соответствии со ст. 117 Патентного закона Содружества за нарушение их патентных прав при поставке древесины ACOC. Положения ст. 117 Закона предусматривают ответственность поставщика продукта, если использование продукта другим лицом приведет к нарушению исключительного права по патенту.
Однако, согласно ст. 117(2)(b) Патентного закона, поставка продуктов широкого назначения не является нарушением. Истцы утверждали, что ACOC использовала кору и древесину для извлечения масла голубо- го кипариса методом паровой дистилляции, одним из способов, заявленных в их патенте. Северная территория отрицала действительность патента и не признавала, что ACOC производила масло голубого кипариса способом, охраняемым патентом. Она также отрицала, что ст. 117 Патентного закона может быть применима в данном случае, при выдаче лицензий, независимо от того, был ли патент действительным или нет. Судя по фабуле дела, ACOC использовала древесину для производства масла голубого кипариса способом, охраняемым патентом Коллинзов. ACOC не была стороной в разбирательстве.
Перед судом встали три основных вопроса, на которые необходимо было ответить:
a. Подпадал ли факт поставки древесины для использования в запатентованном способе (или охраняемого патентом конечного продукта) под действие ст. 117(1) Патентного закона?
b. Являлось ли предоставление официальной лицензии со стороны властей территории именно поставкой продукта по смыслу ст. 117(1) Патентного закона?
c. Была ли древесина, подлежащая поставке по лицензии, товаром широкого назначения по смыслу ст. 117(2)(b) Патентного закона?
В первой инстанции судья Федерального суда вынес решение в пользу правительства Северной территории. Он ответил утвердительно на первый и третий вопросы — ACOC использовала кору и древесину, поставляемую правительством Северной территории, и производила масло голубого кипариса. Следовательно, древесина была сырьем для способа, с помощью которого производилось масло. Однако его ответ на второй вопрос был отрицательным — не было никаких «поставок» древесины в ACOC по смыслу ст. 117 Патентного закона из-за того, что лицензии были просто разрешительными. Не было ни одного позитивного акта, который с точки зрения определения «поставки» равнялся бы продаже, обмену, аренде, найму или предложению о поставке путем продажи, обмена, аренды, найма.
Супруги Коллинз подали апелляцию в вышестоящую судебную инстанцию — Пленум Федерального суда. Большинство судей Пленума ответили утвердительно на второй вопрос, заявив, что судья первой инстанции допустил ошибку, охарактеризовав лицензии, выданные ACOC, как просто разрешительные (поскольку лицензии на древесину, выданные правительством Северной территории, представляли собой продажу деревьев в обмен на оплату за древесину и, следовательно, подпадали под определение «поставки» в соответствии с законом). Однако на третий вопрос большинство судей Пленума ответили отрицательно, установив, что древесина не является товаром широкого назначения, независимо от того, понимается ли она в широком смысле как древесина или в узком смысле как необработанные деревья вида callitris intratropica.
В рамках кассационного производства по данному делу Верховный суд Австралии поставил те же три вопроса, поднятых правительством Северной территории, чтобы решить, допустил ли Пленум Федерального суда ошибку в своем постановлении. Верховный суд ответил на все три вопроса утвердительно.
При изучении первого во- проса, Верховный суд определил, что ст. 117(1) применяет- ся к древесине, поставляемой ACOC. Суд провел различия между изобретением «продукта» и изобретением «способа» в рамках действующего законодательства. Суд пришел к выводу, что ст. 117(1) Патентного закона может быть применена в отношении поставок сырья для осуществления запатентованного метода. Таким образом, замечания суда привели к выводу, что поведение Северной территории действительно подпадало под действие ст. 117(1).
При рассмотрении второго вопроса Верховный суд заявил, что, хотя определение «поставки» не является исчерпывающим, лицензии, выданные правительством Северной территории, были средством передачи древесины ACOC для коммерческой эксплуатации. Таким образом, несмотря на то, что лицензии облагались обязательствами по выплате роялти, они, тем не менее, представляли собой «поставку» сырья для коммерческого использования.
Наконец, Верховный суд рассмотрел вопрос о том, была ли древесина, добытая ACOC, товаром широкого назначения. Принимая свое решение, Верховный суд обратил особое внимание на историю развития национального патентного законодательства и законодательства других стран англосаксонской правовой семьи. В частности, был выяснен контекст при использовании словосочетания «товар широкого назначения». В результате было признано нежелательным придание это- му словосочетанию слишком узкого, ограничительного значения. Так, Верховный суд рассмотрел в этой части патентное законодательство как Соединенных Штатов Америки, так и Соединенного Королевства и отметил, что, хотя фраза «товар широкого назначения» или «основной коммерческий продукт» и была заимствована из законодательств этих стран, но точное определение этого термина в них не присутствует. Поэтому суд использовал в решении политические аргументы, выявив «вероятную волю законодателя». Суд постановил, что «товар широкого назначения» означает продукт, поставляемый на коммерческой основе для различных, а не узко специализированных целей. Таким образом, древесина, поставляемая правительством Северной территории ACOC на коммерческих условиях, подпадала под данное определение суда. В результате, даже несмотря на то, что выдача лицензий ACOC на заготовку древесины приравнивалась к «поставке» по смыслу статьи 117(1), эта «поставка» не могла представлять собой косвенное нарушение патента со стороны Северной территории, поскольку древесина была «товаром широкого назначения».
Решение Верховного суда Австралии по делу Коллинз содержит важные указания относительно значения положений Закона о косвенном нарушении патентных прав.
Согласно ст. 117 Патентного закона, если использование продукта каким-либо лицом приведет к нарушению прав, охраняемых патентом, поставка этого продукта является нарушением со стороны поставщика. Однако ст. 117(2)(b) квалифицирует «использование» как любое использование продукта, если у поставщика были основания полагать, что данное лицо будет использовать его для это- го, но только в том случае, если этот продукт не является «товаром широкого назначения». Основной коммерческий продукт в широком смысле определяется как продукт, который поставляется на коммерческой основе для различных целей — как правило, это товар или сырье.
Также важным для понимания австралийского подхода к защите от косвенного нарушения патентных прав является дело Гуд. В 2002 году компания Гуд зарегистрировала масло, полученное из кустарников Кунзеи, в Австралийском реестре терапевтических товаров (ARTG). Масло применялось для облегчения симптомов гриппа, снятия нервного напряжения, тревоги, мышечных болей и временного облегчения боли при артрите. В 2019 году Гуд начала разбирательство в Федеральном суде Австралии против пяти компаний, утверждая, что продажа масла или продуктов, содержащих его, представляет собой косвенное нарушение патентных прав, а также вводит потребителей в заблуждение.
Суд первой инстанции согласился с тем, что масло Кунзеи является сырьем, поставляемым на коммерческой основе, с широким спектром потенциальных применений. Ссылаясь на прецедент дела Коллинз, суд указал, что необходимо оценить, насколько широко используется продукт и для каких целей. Для целей ст. 117(2(b) Патентного закона суд заключил:
1. Масло, полученное из кустарников Кунзеи, — это коммерчески поставляемое сырье для использования либо в сыром виде, либо в качестве ингредиента. Оно относится к ряду натуральных масел, полученных из местных растений;
2. Масло Кунзеи может использоваться в различных терапевтических целях благодаря своим противовоспалительным и противомикробным свойствам;
3. Масло Кунзеи зарегистрировано в ARTG для широкого спектра показаний, некоторые из которых не входят в объем формулы изобретения; и
4. Уместный запрос заключается в том, является ли продукт коммерческим и имеет ли он различные применения. Тот факт, что масло не является широко доступным или что оно дорогое, не имеет значения.
На этом основании судья пер- вой инстанции постановил, что только два ответчика нарушили патент, в то время как иски компании Гуд к остальным трем были отклонены, в результате чего Гуд подала апелляцию, а ответчики компании Down Under Enterprises International и New Directions Australia (каждый из продавцов масла Кунзеи) подали встречный иск с требованием аннулировать патент.
В апелляции Пленуму Федерального суда Австралии было поручено определить, допустил ли судья первой инстанции ошибку, заключив, что масло Кунзеи является «товаром широкого назначения» по смыслу ст. 117(2)(b) Закона. Утверждение компании Гуд, в частности, заключалось в том, что любое терапевтическое использование масла должно было быть исключено из определения «товара широкого назначения». Это утверждение было ошибочным: Пленум повторил, что критический вопрос заключается в том, поставляется ли соответствующий продукт для различных целей.
Доказательства подтверждали, что масло Кунзеи имеет множество применений, не ограничиваясь терапевтическим применением или использованием для лечения одного заболевания. Пленум Федерального суда Австралии подтвердил, что на основании имеющихся доказательств судья первой инстанции действительно мог сделать вывод о том, что масло Кунзеи было товаром широкого назначения. Поскольку суд пришел к выводу, что продукт является товаром широкого назначения, то его поставка не повлекла за собой косвенного нарушения. Чтобы доказать косвенное нарушение, патентообладатель должен был бы доказать, что масло было поставлено с четкими инструкциями по использованию продукта способом, нарушающим исключительное патентное право8.
Как показывает анализ позиции судов в делах Коллинз и Гуд, важнейшими условиями для признания косвенного нарушения патентных прав в поставке товара для использования в запатентованном способе или продукте являются:
1) установление факта, что поставляемые товары могут быть применены для осуществления запатентованного способа или получения запатентованного продукта;
2) поставляемые товары являются специализированными, а не «товаром широкого назначения».
В случае «товара широкого назначения» продукт, конечно, может быть использован в целях, нарушающих патент лицом, которому он поставляется, но равным образом, он может быть использован в целях, не нарушающих патент, поэтому нужно определить действительную цель поставки.
Суммируя подход австралийских судов можно сделать вывод о том, что привлечь к гражданской ответственности за косвенное нарушение патентных прав можно при наличии хотя бы одного из критериев:
• Поставляемый продукт пригоден только для одного разумного использования (для нарушения патента);
• Продукт не является «товаром широкого назначения», и у поставщика были «основания полагать», что конечный пользователь будет использовать его с нарушением патентных прав; и/или
• Продукт поставляется с четкими инструкциями по его использованию с нарушением патентных прав.
Интересной особенностью описанной выше судебной док- трины является то, что косвенное нарушение патентных прав определяется в Австралии фактически объективно, без анализа субъективной стороны действий нарушителя (его целей, мотива и умысла). То есть внешние признаки действий поставщика товара (как именно поставлялся товар, а также что это за товар) позволяют установить или опровергнуть факт косвенного нарушения. Это достаточно прогрессивный подход, так как в иных юрисдикциях определение косвенного нарушения патента обычно все же привязано к субъективным признакам (знал ли поставщик о существовании патента, знал ли он том, что его действия приведут к нарушению патента при использовании его товаров и т.п.). Переход от субъективных критериев оценки к объективным условиям (какой товар поставлялся — специализированный или широкого назначения) весьма ценен для гражданского права, где определение цели, мотивов и вины нарушителя является затруднительным и в реальности не позволяет четко оценивать ситуацию. Достаточно легко представить себе сложности в случае оценки субъективной стороны хозяйственной деятельности юридического лица, например через установление цели действий и виновности конкретных должностных лиц предприятия, которые сами не привлекаются к ответственности и в судебном процессе не участвуют.
Таким образом, изучение австралийского правового опыта показало его прогрессивность в плане определения косвенного нарушения патентных прав. Поэтому полагаем, что действующее патентное законодательство, актуальные судебные решения и доктрина Австралии могут быть использованы при рассмотрении вопроса о введении ответственности за косвенное нарушение патентных прав в нашей стране. Как отмечалось ранее, отсутствие механизма пресечения косвенного нарушения патента или замена его лишь на механизм защиты от угрозы нарушения патента не позволяет Российской Федерации в полной мере обеспечивать правомерный интерес патентообладателя. Законная монополия может быть нарушена в России согласованными действиями нескольких хозяйствующих субъектов, каждый из которых по отдельности осуществляет лишь некоторые шаги и объективно не нарушает патент, но в результате их общих действий запатентованные продукты становятся доступны потребителям.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Патентный закон Австра- лии 1990 года (the Patents Act 1990 (Cth)) // URL: http:// classic.austlii.edu.au/au/legis/ cth/consol_act/pa1990109/
2. Laying Down the Law // Catriona Cook, Robin Creyke, Robert Geddes, David Hamer, Tristan S Taylor // Chatswood, NSW: LexisNexis Butterworths, 2015 // URL: https://unimelb.libguides.com/ legalhistoryresearch
1 Laying Down the Law // Catriona Cook, Robin Creyke, Robert Geddes, David Hamer, Tristan S Taylor // Chatswood, NSW : LexisNexis Butterworths, 2015 // URL: https://unimelb.libguides.com/legalhistoryresearch
2 WIPO An International Guide to Patent Case Management for Judges // WIPO (2023). An International Guide to Patent Case Management for Judges. Geneva: World Intellectual Property Organization. DOI: 10.34667/tind.47926 // URL: https://www.wipo.int/patent-judicial-guide/en/full-guide/australia
3 Патентный закон Австралии 1990 года (the Patents Act 1990 (Cth)) // URL: http://classic.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/pa1990109/
4 Решение Верховного суда Австралии по делу субъекта федерации Северная территория против Коллинз // URL: https://jade.io/article/84644
5 Решение Пленума Федерального суда Австралии по делу AstraZeneca AB vApotex Pty Ltd [2014] FC AFC 99 // URL: https://www.wipo.int/wipolex/ru/judgments/ details/707
6 Решение Пленума Федерального суда Австралии по делу Hood v Down Under Enterprises International Pty Limited [2022] FCAFC 69 // URL: https://www. judgments.fedcourt.gov.au/judgments/Judgments/fca/full/2022/2022fcafc0069
7 Пресс-релиз Верховного суда Австралии от 16 октября 2008 года // URL: https://www.hcourt.gov.au/assets/publications/judgment-summaries/2008/hca49-2008-10- 16.pdf
8 tefania Sassinak and Paul Whiteman Contributory infringement: An Australian patent primer 13 October, 2022, // URL: https://www.fbrice.com.au/ip-news-insights/ contributory-infringement-an-australian-patent-primer/
